최근 IT 기술의 발전과 다양한 지식재산권의 양산으로 세계 각국에서 자국 또는 자국의 국민이 소유한 지식재산권의 보호를 위한 법령의 확대, 제도의 개선에 대한 관심이 증대되고 있다. 대표적으로 세계 굴지의 IT 기업들이 지식재산권 침해 소송의 당사자가 되어 장기간 동안 법적 절차에 많은 시간과 비용을 투자하게 되거나, 기대했던 소송 결과를 얻어내지 못하게 된다면, 해당 기업에 미치는 부정적인 영향이 장기간 지속되거나 막대한 손해배상액이 발생하게 된다. 그런데 지식재산권의 고유한 특성상 침해행위의 유형, 침해여부, 구체적인 손해배상액 산정방법 등을 밝혀내기 쉽지 않은 사례가 많이 있고, 지식재산권 시장의 변화 속도에 부응하지 못한 법령들을 토대로 손해배상액을 정확히 판단하기 쉽지 않은 경우도 있다. 우리나라 특허법 제128조 제4항에서 적절한 손해액은 피고가 침해행위로 의하여 얻은 이익액으로 추정하고, 특허법 제128조 제5항에 의하여 권리자는 침해자를 상대로 그 특허발명의 실시에 대하여 통상실시료를 자기가 받은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있는데, 이러한 규정만으로는 특허권자의 손해전보에 현실적이지 못하다. 또한 디자인보호법 제115조에서도 특허법에서와 마찬가지로 일실이익, 손해액 추정, 실시료상당액 등으로 손해배상액을 산정하는 방식에 대해서 규정하고 있으나, 해당 규정만으로 디자인권침해에 대한 손해배상액을 합리적으로 산정하기에는 부족한 측면이 있다. 미국 특허법 제284조에서는 미국 특허권 침해로 인한 손해배상 산정방식으로서 특허권 침해로 인하여 특허권자가 상실한 이익인 일실이익, 특허발명에 관한 합리적 실시료 또는 확립된 실시료를 사용하고 있다. 반면에 디자인권 침해로 인한 손해액은 미국 특허법 제284조 또는 제289조에 근거하여 산정 가능하나, 미국 특허법 제289조와 달리 제284조에 따를 경우에는 침해자의 이익액에 근거한 손해배상액을 산정할 수 없게 된다. 그리고 고의침해 등에 따른 징벌적 손해배상제도는 우리나라와 달리 미국 특허법에 존재하는 독특한 규정이다. 이하에서는 현행 특허법 및 디자인보호법상 손해배상 산정방식에 대해 규정한 내용을 검토하고, 미국의 입법례와 구체적인 사례를 비교⋅분석한 후 지식재산권 침해 시 손해배상액 산정방식에 대한 입법론을 살펴본다. 우리나라에서도 미국과 같이 일실이익과 합리적 실시료를 혼합하여 손해배상액을 산정하는 규정을 확립하고, 실시료의 산정기준에 대한 가이드를 제시하거나 징벌적 손해배상제도를 도입하는 등 특허권자 및 디자인권자의 권리증진과 산업발전에 기여할 수 있는 입법적 개선방안을 모색해야 한다.

There is a growing interest on the improvement of expansion of laws & regulations and system for the protection of intellectual property rights owned by the nation or national people around the world due to the recent development of IT technology and mass production of various intellectual property rights. Representatively, if the world’s leading IT enterprises spend a lot of time and money in the legal proceedings for a long period of time as a party to the infringement litigation of intellectual property rights, or can not obtain the lawsuit results expected, through which the negative impact on corresponding enterprises will last for a long time or cause a large amount of damages. By the way, there are many cases where the type of infringement, infringement or not and specific damages calculation method are not easy to find out due to the unique nature of intellectual property rights, and also the cases where the amount of compensation for damage is not easy to judge accurately based on the laws & regulations unfulfilled on the change speed of market of intellectual property rights. By the Article 128 Paragraph 4 in the Patent Act of Korea, the appropriate amount of damages shall be calculated from the profits obtained by the defendant through infringement, and the rightful person can claim the damages as the amount of damages received by itself for the general royalty of design right concerning the implementation of patented invention against the infringer by the Article 128 Paragraph 5 in the Patent Act, however, it is not realistic to the complement damage of patentee with these regulations alone. In addition, the calculation method of amount of the compensation for damage is specified with the lost profits, calculation of the amount of damages, equivalent amount of the royalty by the Article 115 of Industrial Design Protection Act as in the Patent Act, however, only by the applicable regulations there is an insufficiency for reasonable calculation of the amount of compensation for damage against the infringement of design right. In the Article 284 of US Patent Act, the lost profits which are the profits lost by patentee, the reasonable royalty on patented invention or the established royalty due to the infringement of patent rights are applied as a damages calculation method due to the infringement of US patent rights. On the other hand, the amount of damages due to the infringement of design right can be calculated based on the Article 284 or 289 of the US Patent Act, however, if it follows the Article 284 unlike the Article 289 of the US Patent Act, the amount of compensation for damage based on the infringer’s profits can not be calculated. And the punitive damage reimbursement according to the willful infringement is a unique regulation that exists in the US Patent Act unlike Korea.

I. 서론 - 논의의 배경
 II. 우리나라의 특허권⋅디자인권 침해에 대한 손해배상제도 검토
 III. 미국의 특허권⋅디자인권 침해 시 손해배상 산정방식
 IV. 우리나라 특허법 및 디자인보호법의 입법론
 V. 결론

• 서원경(변호사, 서울대학교 법학대학원) | Wonkyung Seo