직무발명이 산업 전반에 미치는 중대한 영향에 비추어, 직무발명이 신규성과 진보성이 인정되는 유효한 특허발명인 경우에 그 발명자인 종업원에게 정당한 보상금을 지급하여야 하는 것은 지극히 당연하다. 그러나 그 직무발명이 신규성 또는 진보성이 인정되지 아니하여 특허무효사유를 내포하고 있는 경우에까지 종업원에게 보상금을 지급하여야 하는지에 관해서는 논의의 여지가 있다. 하급심 판결은 일관된 태도를 취하지 못하였고, 쟁점을 접근하는 방법도 일관되지 못하였다. 이에 대하여 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014 다220347 판결은 직무발명에 특허무효사유가 존재한다고 하더라도 경쟁관계에 있는 제3자가 그 특허무효사유를 용이하게 알 수 있다는 등 특별한 사정이 없는 이상 그 직무발명에 의한 독점 적 이익이 존재하지 않는다고 볼 수 없다는 태도를 분명히 밝혔다. 이 논문은, 위 쟁점에 대한 국내외 학계의 논의를 간략히 살펴보고, 대상판결이 선고되기 전까지 하급심 판결의 동향이 어떠하였는지 정리하였다. 그리고 대상판결의 사안을 상세히 살펴본 다음, 보상금 청구권의 취지 및 목적, 사실상의 독점적 이익 존부, 입증책임의 분배, 특허무효사유에 대한 판단의 어려움, 금반언의 원칙 등의 관점에서 대상판결의 타당성을 검토하였다. 한편, 대상판결은 ‘경쟁관계에 있는 제3자’나 ‘용이하게 알 수 있을 것’ 등의 요건에 대한 구체적인 의미나 판단기준을 제시하지는 않았기에, 현재로서는 위에 언급한 검토사항들을 종합적으로 고려하여 사안별로 적절하게 해결할 수밖에 없다.

우리 특허법상 특허에 관련된 분쟁을 공적으로 해결하는 절차는 특허심판원에서 이루어지는 특 허심판과 법원에서 이루어지는 특허침해소송으로 분류할 수 있고, 권리범위 확인심판은 특허침해소 송에서 가장 중요한 쟁점인 특허침해 여부를 특허 심판원에서 판단하는 절차이다. 그런데 특허침해 소송과 권리범위 확인심판에서 당해 특허에 무효 사유가 있어 특허권의 효력이 부정될 수 있다는 점은 침해판단의 선결문제임에도 특허의 무효는 무효심판에서만 선언할 수 있었기에, 무효인 특허 권의 행사를 용인하는 결과가 발생할 수 있었다. 이에 관하여, 무효사유가 있는 특허에 대응하는 방법에 관하여 많은 견해가 있었고, 대법원은 권 리범위 확인심판과 특허침해소송에서도 특허 무 효사유를 판단할 수 있다는 법리를 도입함으로써 이러한 문제가 해결될 수 있게 되었지만, 최근에 는 권리범위 확인심판에서 진보성 결여라는 무효 사유를 판단할 수 없다고 선언한 바 있다. 이 논문 은 위 대법원의 법리를 포함하여 무효사유가 있는 특허를 권리범위 확인심판과 특허침해소송에서 어떻게 대응하는지에 관하여 기존의 논의를 살펴 보고, 권리범위 확인심판의 절차적 성격 및 특허 부여행위의 효력을 중심으로 권리범위 확인심판 에서 무효사유를 판단하는 것의 타당성에 관하여 검토하며, 나아가 무효인 특허권 행사를 배척하기 위한 입법적 해결방안을 제안한다.

The misuse case in the narrow sense is more likely to emerge in patent area than in copyright area. In fact, a recent case is easily found where a patent misuse activity got the penalty of Korean antitrust law even though such sanction was not related to Korean Civil Act. But almost all the civil cases since 2000Da69194 decision in Korean courts where patent misuse was recognized are no more than a blind following of the Japanese decision in the Kilby case. The recent Supreme Court Grand Bench Decision (2010Da95390) consolidated such a trend rather than redressed the problem.The misuse doctrine in this type of cases is just an artificial tool to block the enforcement of a registered patent which has inherently a ground for invalidation based on obviousness, without declaring the invalidity of the patent. However, this is hard to be treated as a true misuse of patent. In related practice, Korean courts have handled well so far the weakness of so-called two linear system dealing with patent dispute at least about novelty issue, without depending on the above artificial tool. In other words, with the help of plausible theories such as ‘exclusion of prior art’ principle, Korean courts have consistently denied validity of the related part in a registered patent even prior to declaratory judgment by Korea Intellectual Property Office. Therefore, it is possible for any Korean court to plainly recognize invalidity of a patent based on non-obviousness issue in a patent infringement litigation, by adopting the same approach. This approach is more appropriate than the other ambiguous compromise using the misuse doctrine just as a artificial tool. In addition, there should be harmonization of contradiction between 2010Da95390 decision and the other precedents adopting ‘exclusion of prior art’principle especially about which legal effect should follow such judgment.