특허법 제42조는 발명가에게 기술 공개의 대가로 독점권을 부여하는 대신 통상의 기술자가 별다른 어려움 없이 명세서만으로 해당 발명을 재현할 수 있도록 명세서 기재 요건을 규정하고 있다. 명세서 기재 요건은 실시가능 요건, 뒷받침 요건, 명확성 요건으로 나눌 수 있는데, 공개된 명세서를 통해 대중은 혁신적인 기술을 향유할 수 있을 뿐 아니라 공개의 대가로 주어지는 독점 권의 범위를 가늠할 수 있기 때문에 발명의 특허 성과 관련하여 매우 중요하다. 한편, 원천(original) 물질의 발명에 많은 시간과 자본이 요구되는 상황에서 물질의 특성을 측정하고 조합하는 기술의 발전에 힘입어 성질 또는 특성에 의하여 물건을 특정하는 기재를 포함 하는, 소위 파라미터로 한정된 물질의 개발과 특허출원이 활발히 이루어지고 있다. 파라미터발명 의 특허성은 구조로 특정이 곤란한 물질 등을 물질의 물리적, 화학적, 생물학적 성질 등을 대변하는 기술적 변수를 통해 특정한 것에 있으므로, 파라미터 형식의 상관관계식이 발명의 구성요건으로 포함되어 있다고 하더라도 모두 파라미터발명으로 볼 것은 아니다. 파라미터가 공지된 발명과는 다른 과제를 해결하기 위한 유의미한 기술수단으로 평가될 수 있는지에 따라 파라미터발명과 그 밖의 수치한정발명이나 선택발명으로 구분하는 것이 바람직하다. 파라미터의 기술적 의미를 파악하는 것은 신규성이나 진보성 부정 여부를 판단할 때 뿐만 아니라 발명의 명세서 기재 요건 충족 여부를 판단할 때에도 선행되어야 할 것이다. 명세서 기재 요건 중 실시가능 요건은 심사 및 소송실무에서 많은 비중을 차지하고 있는데, 판례와 학설은 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준에 비추어 명세서 기재를 보고 쉽게 재현할 수 있는지를 기준으로 판단해야 한다고 본다. 대법원은 선택발명과 수치한정발명의 명세서 기재 요건에 대해 설시한 바 있으나, 파라미터발명을 직접 다룬 적은 없다. 파라미터발명은 창작자가 창작하거나 새로이 조합한 경우 통상의 기술자가 그 기술적 의미를 파악하기 쉽지 않기 때문에 실시가능 요건 충족 여부를 판단하기 위해 발명의 명세서에 기재된 개별 고려 요소들 즉, 파라미터의 정의, 파라미터의 측정방법, 조건, 기구, 실시례와 비교례, 수치한정이 포함된 경우 한정의 범위와 이유, 파라미터와 효과와의 상관관계 등을 두루 검토해야 할 것으로 보인다. 그러나, 파라미터발 명에서도 실시가능 요건은, 통상의 기술자가 명세서 기재를 통해 파라미터의 기술적 의미와 효과를 이해하고 이를 쉽게 재현할 수 있는지를 중심으로 판단하면 족하다. 파라미터를 이용하여 물질 등을 특정한 경우를 일반적인 화학구조로 특정한 경우와 비교하여 명세서 기재 요건을 엄격히 요구할 필연적인 이유는 없다. 또한, 개별 고려 요소들마다 상세한 기재를 요구할 경우 해당 발명이 가지는 객관적 기술의 가치에도 불구하고 절차적 요건 불비로 특허를 받지 못하는 경우를 방지할 필요도 있다. 어떤 파라미터가 공지된 발명과는 다른 과제를 해결하기 위한 유의미한 기술수단으로 평가될 수 있는 경우라면 해당 파라미터발명의 효과 및 파라미터와 효과와의 상관관계만 개시되어도 충분 하고, 선택발명이나 수치한정발명에서 논의되는 임계적 효과, 정량적 기재 내지 비교실험결과까지 기재할 필요도 없으며, 파라미터의 유도과정이나 작용기전의 개시도 고려할 것은 아니다. 정리하자면, 파라미터의 정의, 측정방법, 조건, 기구, 수치한정의 범위와 이유, 실시례와 비교례, 파라미터와 효과의 상관관계 등과 같은 개별 고려 요소들을 두루 참작하되, 각 개별 고려 요소들에 대한 기재가 다소 불명확하거나 부족하더라도 명세서에 기재된 각 개별 고려 요소들을 전체적으로 파악하여 통상의 기술자 입장에서 출원 당시의 기술 수준에 비추어 파라미터의 기술적 의미를 명확히 이해하고 발명을 재현할 수 있는지를 기준으로 실시가능 요건을 판단해야 한다.

Article 42 of the Patent Law stipulates written description requirements so that a person skilled in the art can reproduce the invention only by specification without any difficulty instead of granting the inventor a monopoly in exchange for technical disclosure. The written description requirements can be divided into enablement requirements, supporting requirements, and clarity requirements, which are very important in relation to the patentability of the invention because the public can not only use innovative technologies, but also measure the scope of the patent right given in exchange for disclosure. The development of original materials requires a lot of time and capital. On the other hand, techniques for identifying and combining properties or characteristics of materials are advancing. In this situation, the patent application of so-called parameter inventions are popular. The patentability of parameter invention is that a specific material which is difficult to identify through chemical structures can be represented through technical variables such as the physical, chemical, biological properties of the material. Even if the correlation expression of the parameter type is included as a element of the invention, it should not be all considered a parameter invention. Depending on whether the parameter can be evaluated as a meaningful means of technology for solving a different problem rather than the prior inventions, it is preferable to distinguish it by parameter invention and other numerical limit inventions or selection inventions. Understanding the technical meaning of the parameters should be preceded not only determining the novelty or nonobviousness, but also written description requirements of the invention are met. The enablement requirements account for a large part of the patent examination and litigation. The cases and the theories should be judged based on whether the person skilled in the art can easily reproduce a inventions through written description requirements in light of the technical level at the time of application. The Supreme Court of Korea has established on the written description requirements for a selection invention and a numerical inventions, but has never dealt directly with parameter inventions. Since it is not easy for a person skilled in the art to understand its technical meaning when created or newly combined by the inventor, it is likely that the considering factors described in the written description of the invention, namely, the definition of parameters, the measurement method of parameters, conditions and instruments of parameters, numerical ranges, embodiments and comparative cases, and correlations with parameters and effects should be examined throughout. However, the enablement requirements of parameter invention are sufficient to determine whether a person skilled in the art understands the technical meaning and effect of the parameter through the written description and can easily reproduce it. There is no inevitable reason for parameter inventions to strictly require written description requirements by comparing inventions using a general chemical structures. If any parameter can be evaluated as a meaningful means of different technical challenges rather than the prior arts, it is sufficient to disclose only the effect of the parameter invention and the correlation with the parameter and the effect, and it is not necessary to list the critical effect, quantitative description or comparative test results discussed in the selection invention or numerical limited inventions, nor will the induction process of the parameter or the disclosure of the mechanism in parameter inventions. In summary, the considering factors such as the definition of parameters, measurement methods of parameter, conditions and instruments of parameter, range and reasons of numerical limits, embodiments and comparisons, correlations between parameters and effects, etc. should be taken into account. But even if the written description of each considering factors are somewhat unclear or insufficient, it is necessary to determine the possible requirements based on whether the technical meaning of the parameter can be clearly understood and reproduced in light of the technical level at the time of application from the person skilled in the art’s point of view.

요약
I. 서론-논의의 배경
II. 발명의 실시가능 요건
III. 파라미터발명의 실시가능 요건
IV. 파라미터발명의 실시가능 요건의 판단기준–개별 고려 요소들을 중심으로
V. 결론

• 이지영(부산지방법원) | Yi Jiyoung