우리 법제는 상표법 제2조 정의 조항의 ‘상표’ 와 ‘상표의 사용’의 개념 표징을 등록 단계에서부 터 침해소송까지 적용하는 입법형식을 취한다. ‘상 표의 사용’은 상품 또는 그와 관련한 포장, 광고 등 에 상표를 물리적, 가시적으로 표시하는 행위로서, 수요자는 이러한 사용 행위를 통하여 상품에 부착 된 표장을 그 상품의 출처표시로 인지하게 된다. 이러한 ‘상표의 사용’은 침해소송에 있어 그것이 수요자에게 제시되는 것으로 충분한 것인지, 아니 면 상표로서 공중의 관심을 끌기 위한 출처표시로 사용되었음이 증명되어야 그 사용 요건을 구비하 는 것인지에 따라 원고의 주장 및 증명 내용이 달 라질 수 있다. 이와 관련하여, 미국에서는 ‘상표로 서 사용(as a mark)’이 침해소송의 최소요건인지 에 관한 논의가 있었고, 상표로서의 사용은 침해소 송의 최소요건이 아니라는 연방제2항소부의 Kelly-Brown v. Winfrey 판결이 있었다. 이 판결은 ‘상표 사용’이라 통칭되는 개념을 ‘상표의 사 용(use of a mark)’과 ‘상표로서 사용(use as a mark)’으로 구별하여, 상표침해소송에서의 사용의 의미는 ‘상표의 사용’으로서 상거래와 관련하여 수 요자에게 제시되는 것으로 족하고, ‘상표로서 사용’ 여부는 공정사용 항변으로 밝혀질 성질의 것이라 고 판시하였다. 이 사건에서 공정사용항변의 요건 중 하나인 ‘상표로서 사용되지 않았을 것’이라는 요건은 피고가 이를 충분히 밝히지 못하여 배척되 었고, 결과적으로 상표 사용의 개념에 관한 이 사건 에서는 등록상표권자인 원고 청구가 인용되었다.

While the modern concept of trademark and its use is becoming standardized, the definitions of the two concepts stipulated in Article II of the Korean Trademark Law carries significant weight since the given definitions are applied to all the steps where the concept of use might be of an issue, namely, registration, cancellation actions, and infringement actions. Despite its critical role, the definitions of the two concepts are becoming antiquated as they remain the same since they were adopted in the definition provisions in 1973. The Korean courts demands the requirement of ‘likelihood of confusion’ at the level of deciding the similarity of the two marks, while the concept of trademark use is used to determine whether the mark of a defendant functions as the ‘source identifier.’ On a related note, Kelly-Brown v. Winfrey decision from the Second Circuit of the United States separated the two manners of trademark use: use of a trademark in commerce and use as a mark. While the use of a mark is determined when it is in connection with commercial transaction, the use as a mark required close examination on the particular way in which such a mark was used to find whether it was used to attract public attention. Also, the Second Circuit made it clear that the use as a mark is not a threshold requirement in an infringement case as it does not conform with the consumer confusion jurisprudence.

요약
 I. 서론
 II. 상표의 기능에 비추어 본 ‘상표의 사용’개념
  1. 상표법의 목적에 비추어 본 상표의 기능
  2. ‘상표의 사용’의 개념과 비교법적 특성
  3. 판례의 ‘상표의 사용’의 판단과 그 기준
  4. 소결
 III. 상표의 사용에 관한 미국에서의 논의- Kelly-Brown v. Winfrey 판결을 중심으로
  1. 미국 연방상표법과 그 해석에 관한 논의
  2. Kelly-Brown v. Winfrey 판결에 관하여
  3. 소결 - 판례의 검토
 IV. 결론
 

• 신혜원(조앤파트너스 법률사무소 변호사, 법학 석사) | Shin Hyewon