본 글은 미국 특허법 및 미국 법원이 복수 주체의 특허 침해 행위에 대하여 어떻게 다루고 있는지를 살펴보고자 한다. 복수 주체의 특허 침해 행위를 위한 논의의 전제로 모든 구성요소가 실시되어야 한다는 구성요건 완비의 원칙 및 일부의 구성요소만이 실시된 경우에도 제한된 범위 내에서 특허 침해를 인정하는 간접침해 이론이 검토될 필요가 있다. 복수 주체의 특허 침해 행위에 있어서 CAFC는 애초에는 구성요건 완비의 원칙과의 관계 상 복수주체에 의하여 특허의 침해가 발생하는 것을 인정할 수 없다는 원칙적인 입장을 취하였다가, On Demand 판결을 통하여 이와는 정반대로 복수 주체에 의하여서도 원칙적으로 특허침해가 발생할 수 있다는 입장을 취한 바 있었다. 그러나 그 이후 다시 BMC Resources 판결 등 다수의 판결을 통하여 당사자들 사이에 지시 내지 통제(direction or control) 관계가 존재하는 경우에는 그 지시자 내지 통제자에 대하여 전체 특허침해에 대한 책임을 물을 수 있다는 입장을 취하였다. 복수 주체의 공동침해책임에 대한 미국 연방대법원의 판단이 아직 없는 상황에서 CAFC는 BMC 판결 이후로 확립된 “지시 내지 통제”기준을 견지하고 있는 것처럼 보이지만, 구체적인 사안에 있어서는 그 기준이 명확하지 않은 것으로 보인다. 2011. 4. 21. CAFC는 Akamai사건에 대한 연방항소법원의 판결과 관련하여“만약 개별 주체가 각각 하나의 방법 발명의 별개의 단계를 실시한다면, 어떠한 조건 하에서 이 청구항은 직접 침해될 수 있는가 그리고 각 행위 당사자는 어떠한 정도로 책임을 부담하는가?”라는 주제에 대하여 전원재판부 회부(en banc)를 결정하였고, 위 결론을 통하여 보다 명확한 기준이 구체화될 수 있을 것으로 보인다.

The study is on the joint direct infringement by multiple parties under US patent act and thedecisions rendered by US courts. As the premise of the discussion of the joint direct infringement, allelement’s rule and the theory on the indirect infringement liability will be reviewed. Regarding the jointdirect infringement, at first time, CAFC had the status of not allowing the infringement by the multipleparties in relation with all element’s rule. After then, CAFC had changed into the status of that thepatent can be infringed by the multiple parties through On Demand case. However, after then again,CAFC rendered that the director or controller will be liable when there exists the relation of direction orcontrol between or among the parties. While CAFC seems to have a strong stance on the direct orcontrol standard, the standard looks unclear in more specific cases. On 2011. 4. 21. CAFC ordered anen banc rehearing of Akamai’s appeal focusing on the question of “If separate entities each performseparate steps of a method claim, under what circumstances would that claim be directly infringed andto what extent would each of the parties be liable?”, and we expect the standard will become clearerthrough the en bance decision.

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 복수 당사자의 특허 침해 행위에 대한 문제의 제기
Ⅲ. 미국 특허법 상 복수 주체에 의한 특허 실시행위에 대한 침해책임의 논의
Ⅳ. 향후 논의에 대한 기대

• 강태욱(법무법인(유) 태평양, 변호사) | Kang, Taeuk