미국, 일본과 우리나라 모두 종자에 대해 품종보호제도와 특허제도에 의한 중복보호를 부여하고 있다. GM종자의 경우 유전형질변환과정에 인간의 창작이 개입되었기 때문에 특허로 보호받을 수 있을 것이지만, 여전히‘종자’이므로 품종보호제도를 통한 보호도 가능할 것인데 품종보호제도 혹은 특허제도 중 어느 것으로 보호받을지는 발명자의 선택사항이다. GM종자와 관련하여 두 제도의 가장 큰 차이점은 권리의 효력제한 범위이다. 각국별로 다소 차이는 있지만 품종보호제도에서는 일반적으로 농부의 자가채종행위에는 품종보호권(혹은 육성자권)의 효력이 미치지 않는다는 명문의 규정을 두어 인류의 역사에서 오래된 관행을 인정하고 있지만 특허제도에는 이에 대응하는 명문의 규정이 없고 특허제품의 최초판매에 의해 판매된 물건에 대해서는 특허권의 소진한다는 판례법상의 원칙이 GM종자 발명에는 어떻게 적용될 것인지가 문제가 된다. 미국의 GM콩종자 사건에서 문제가 된 것은 조건부 판매에 의해 특허권의 소진이 제한되는지와 자기복제발명의 경우 소진을 어떻게 적용할 것인지였는데, 첫 번째 쟁점에 대한 미국과 일본에서의 논의를 정리해 보면, 미국 CAFC의 Mallinckrodt 판결 하에서 계약에 의한 소진회피 가능성은 높았지만 Quanta 판결에 의해 그 여지가 많이 줄어들었다고 볼 수 있고 일본의 경우는 원칙적으로는 불가하고 소유권유보나 해제조건부 라이센스 등 매우 제한적인 가능성만이 열려 있다고 볼 수 있다. 다만 미국과 일본 모두 판례에 대한 비판적 견해가 제기되는 것을 보면‘특허권자의 계약방법 선택의 자유’ 와 ‘제3자의 거래안전 보호’라는 상충하는 이익의 조화를 꾀할 수 있는 결론 및 그 이론구성에 대해 향후 지속적인 검토가 필요할 것으로 보인다. 두 번째 쟁점과 관련하여서는 후세대 종자에 대한 소진의 적용을 배제한 연방순회항소법원의 결론에는 동의하지만 후세대 종자가 판매된 적이 없다는 논거보다는‘생산’이라는 개념을 기준으로 판단하는 것이 타당하지 않은가 생각된다.

In Korea, Japan, and the U.S., genetically modified seeds can be protected both under the PlantVariety Protection system and under the Patent Law. The Plant Variety Protection systemcontains liability exemptions for saving and replanting seed. In contrast, the Patent Law does notcontain similar exemptions. This article discusses whether patent exhaustion doctrine apply topermit purchaser of patented seeds to use second generation seeds without restriction.In the U.S., though the Supreme Court’s Quanta decision may not affect the Federal Circuit’sMallinckrodt decision directly, the opinion should nevertheless sound alarms for patent ownersrelying on Mallinckrodt-type sales restrictions. With regard to patented seeds, the Federal Circuithas taken a two-pronged approach. First, it has relied on Mallinckrodt to bind purchasers to post-sale restrictions on replanting second-generation seeds. Second, it has reasoned that patentees’original sales should not exhaust their rights over second-generation seeds, which “have neverbeen sold.”Therefore, even if Quanta undermines Mallinckrodt as a foundation for the FederalCircuit’s holdings, its “never sold”line of reasoning vitiates exhaustion independently ofMallinckrodt.In Japan, patentees may not circumvent the exhaustion doctrine by means of conditional sale.They, however, may do either by licensing patented articles rather than selling them or by usinglicense agreements which unequivocally limit manufacturers’sales rights to include only authorizedpurchasers, providing “that if the licensee sells the articles to entities that are not authorizedpurchasers, the license shall be terminated.”Without any post-sale control over second-generation seeds, competition from derivativeproducers would render such technologies unprofitable for inventors. Thus, in the context of self-replicating technologies, the patent exhaustion doctrine should not apply to successive generationsnot because they have never been sold but because it would constitute an unauthorized “making”ofthe invention or as impermissible reconstruction.

Ⅰ. 서론
Ⅱ. GM종자의 법적보호
Ⅲ. 특허권 소진의 법리
Ⅳ. GM종자 판매와 특허권의 소진
Ⅴ. 검토
Ⅵ. 결론

• 김동준(충남대학교 법학전문대학원 조교수/대법원 재판연구관) | Kim, Dongjun