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미국에서의 특허권소진론의 전개와 LG v. Quanta 사건의 의의와 시사점 -계약에 의한 특허권소진의 배제가능성과 방법특허-
The Development of Patent Exhaustion Theory in United States and the Implication of LG v. Quanta case - Contracting out the Patent Exhaustion and Method Claim -
미국에서 CAFC의 Mallinckrodt 판결, Bandaq 판결 등의 일련의 판결에 의하여 특허권소진은 실제적으로 쉽게 적용을 피할 수 있는 원칙으로서 거의 특허실무에서 실무가들의 기억에서 사라진 원칙이었다. 그런데 LG v. Quanta 사건을 통하여 미국 연방대법원이 방법특허의 예외를 인정하지 않고, 계약에 의한 배제를 위한 조건부 계약의 인정에 대해서도 특허법에 의한 적용에 있어서는 특허권 소진을 인정하지 않았다. 다만 계약에 의한 권리구제의 가능성을 남겨두었다. 미국 연방대법원이 Univis 사건에서 천명하였던 원칙은 여전히 살아있어 반제품의 경우에도 단순한 작업이 남아있다는 사실만으로 특허권의 소진이 인정되지 않는다고 함으로써 특허권침해를 방어하기 위하여 방어하는 측의 소송대리인이 특허권소진항변을 하고 이를 받아들이도록 하는 것은 쉽지 않은 원칙이었다. 미국 연방대법원이 LG v. Quanta 사건을 통하여 전통적인 특허권소진의 부활을 천명함으로써 향후 특허실무상 라이센스 계약을 체결할 때 이중 특허라이센스를 통한 라이센스의 이중수취라는 비난과 함께 특허권소진을 통한 수익감소라는 손해를 입지 않기 위해서는 특허권소진을 충분히 고려하여야 할 것이다.
After the CAFC decision named Mallinckrodt case, Bandaq case, Patent Exhaustion Theory hasbeen almost forgotten for the last 15 years to the practitioners especially since the Mallinckrodtdecision which allow the licensor to contract around the Patent Exhaustion, because PatentExhaustion Theory can be easily contacted around by putting some conditions on the licensingagreement. In addition by using Bandaq rule, division between the method claim and apparatusclaim, Patent Exhaustion Theory can be avoided by transforming the apparatus claim into methodclaim. What’s more, the transformation is not that difficult from the patent applicant’s point of viewgenerally. Univis doctrine makes the Patent Exhaustion Theory hard to be applied even though thesold product was semi-knock-down one with one or more steps to do after the sale. Combining allof these conditions, attorneys for the alleged patent infringement litigation had some hard time todefend their client using Patent Exhaustion doctrine. However LG v. Quanta case by US Supreme Court, Post-Sale Patentee Controls becomesalmost impossible because of the Patent Exhaustion doctrine except for some contract basedremedies(breach of contract). Now therefore attorneys for the licensor is obliged to take the PatentExhaustion doctrine into consideration in times of entering into licensing agreement using theirpatent portfolio.
Ⅱ. 미국에서의 특허권소진론의 전개
Ⅲ. LG v. Quanta 사건
Ⅳ. 사건의 의의와 시사점
