상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 불사 용으로 인한 취소심판이 청구된 때에는 상표권자 가 그 취소심판청구일로부터 3년 이내에 등록상표 를 지정상품에 사용한 사실을 입증하여야 하는데, 불사용으로 인한 취소심판에 있어서 등록상표와 실사용상표 간의 동일성 판단이 쟁점이 된다. 판례 에서는 동일성이라는 개념을 도입하여 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함한다고 분 명히 밝히고 있다.
이러한 원칙에 입각하여, 등록상표가 결합상표 이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들 이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 두고 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고 는 할 수 없다고 한다. 따라서, 등록상표를 구성하 는 도형의 경우에는 그 식별력의 정도가 높고 낮음 에 크게 상관없이 이를 누락, 생략 또는 삭제하여 사용한 때에는 등록상표의 동일성 범위 내의 사용 으로 보기 어렵다는 것이 원칙이나, 등록상표를 구 성하는 문자의 경우에는 해당 문자가 식별력이 극 히 약한 정도에 그친다면 이를 누락, 생략 또는 삭 제하여 사용한 때에는 등록상표의 동일성 범주 내 의 사용으로 인정하고, 식별력이 상표등록을 허여 받을 수 있는 정도의 높은 경우라면 이를 누락, 생 략 또는 삭제하여 사용한 때에는 그러하지 아니하 다고 한다.
그런데, 등록상표를 구성하는 문자부분 간에 동 일한 칭호 또는 관념을 지니지만 이를 한글, 영문 자, 한문 또는 일본어 등 다양한 문자로 표기하여 병기한 등록상표를 어느 한 문자만으로 사용한 때 또는 이들 문자 중 하나의 문자만으로 구성된 등록 상표를 각기 다른 다양한 문자로 표기하여 사용한 때에, 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용이 아니라는 취지로 일관 되게 판시하여 왔으나, 최근 2013년 대법원 전원합 의체 판결을 통해 문자만으로 결합된 등록상표의 동일성 범위에 대한 판단 기준을 변경하였다. 그러 나, 영문자 외에 제2 외국문자로의 다양한 문자를 병기하거나 상호 변형하여 사용되는 경우에는 거 􀓈명지특허법률사무소변리사 래사회통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의 사용인지 등에 관하여 여전히 의문이 남는다. 등록상표와 실사용상표 간의 동일성에 관한 판단 기준은 대법원 판례를 통하여 오랫동안 정립되어 그 기준이 명확히 하고 있긴 하나, 한국상표법에도 외국의 입법례 특히 일본의 입법례와 마찬가지로 상표의 변형사용을 어느 정도 인정해주는 입법적 보완이 필요하다.

According to Article 73(1)(ⅲ) of the Korean Trademark Act, if a cancellation action based on non-use is filed, the registrant will have the burden of proving that it used the mark in question as registered sometime during the three-year period immediately preceding the filing date of the cancellation action. Thus, the question is whether a form of the mark actually used is identical to its registered form. The Korean courts allow the trademark registrant to use a slightly modified trademark and if the mark used is considered identical by the consumer, this would be deemed as genuine use.
Considering hundreds of cases regarding the acceptable range of identicality of the mark, the Korean courts has tended to be rather strict. The use of a slightly modified trademark is regarded as genuine use, and addition or omission of other elements in the actual market may be permitted, as long as such a element is considered as not being the main part of the trademark. In general, if an element of a trademark is a device, addition or omission of the element based on the actual usage is not deemed to be identical to the registered mark, regardless of the degree of the distinctiveness of the element. However, if an element of a trademark is a word and the element lacks distinctiveness, addition or omission of the element based on the actual usage is deemed to be identical to the registered mark
If a registered mark is composed of foreign letters and its Korean transliteration, the Korean Court has denied that addition or omission of the element or alteration to another foreign letters could be deemed as genuine use of the registered mark, even if the pronunciation and meaning are identical to each other. However, the Supreme Court has recently issued a rulings on the genuine use of the combined trademarks consisting of foreign letters and its Korean transliteration based on its merits that now supercedes older precedents. Even if there are consistent decisions rendered by the courts, regulations or guidelines by the administrative or legislative body on the extent of genuine use of the registered trademark would be required.

요약
 I. 서론 - 논의의 배경
 II. 상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 취소심판의 규정
  1. 상표법상 규정 및 그 취지
  2. 상표법 제73조 제1항 제3호 규정의 연혁
  3. 국제조약 상의 관련 규정
  4. 불사용취소심판에 관한 외국 입법례
 III. 불사용으로 인한 상표등록취소의 요건및 문제 제기
  1. 불사용으로 인한 상표등록취소의 구체적인요건
  2. 등록상표의 정당 사용에 관한 문제 제기
 IV. 등록상표와 실사용상표의 동일성에관한 고찰
  1. 상표의 동일 및 동일성의 의미
  2. 상표법 제73조 제1항 제3호 이외의 다른취소사유와의 비교
  3. 실사용상표와 등록상표의 동일성 판단
 V. 문자만으로 결합된 등록상표의 동일성범주 내의 사용
  1. 문자만으로 결합된 등록상표에 대한 동일성의 판단 기준
  2. 문자만으로 결합된 등록상표의 동일성 범주내의 사용에 관한 기존의 판례
  3. 2013년 대법원 전원합의체 판결
  4. 등록상표의 동일성 범주에 관한 외국 입법례
  5. 등록상표의 동일성 범위에 관한 입법화도입의 고려
 VI. 결론
 

• 김남영(명지특허법률사무소변리사) | Nam Young, Kim