독점 라이센스(전용실시권 또는 전용사용권) 의 경우에는 라이센시에게 제3자의 침해행위를 금지시킬 수 있는 물권적 권한을 포함하기도 하지 만, 일반적으로 라이센시(실시권자)는 라이센스 대상이 되는 권리를 실시(사용 또는 이용)할 수 있는 채권적인 권한과 함께, 로열티 지급을 포함 하는 계약상 의무를 부담한다. 따라서, 라이센스 계약은 대상 권리에 대한 채권과 라이센서에 대한 채무가 결합된 계약으로 볼 것이므로, 라이센스 계약을 제3자에게 양도하고자 하는 경우에는 라 이센서(권리자)의 승낙을 얻어야 한다. 또한, 지식재산권의 종류에 따라 약간씩 차이 가 있기는 하지만, 라이센스 계약의 양도는 상대 방의 동의가 있는 경우뿐만 아니라, 실시사업(영 업)의 양도 또는 합병과 같은 일반승계의 경우에 도 가능하다. 이러한 양도요건에 관한 규정은 라이센스 계약의 당사자 사이의 경제적 이해관계에 관한 규정이고, 합병에 따른 일부 채무만을 승계 할 수 있는 관련 법률 등을 고려할 때 강행규정으 로 보기는 어려울 것이다. 따라서, 라이센스 계약 의 당사자는 실시사업(영업)의 양도나 합병이 있 더라도 라이센스 계약의 양도를 제한하는 합의가 가능하다고 할 것이다. 그럼에도 불구하고, 많은 라이센스 계약의 경 우, 상대방의 동의 없이는 라이센스 계약을 양도 할 수 없도록 하는 일반적인 양도금지 조항만이 사용되고 있다. 이와 같이, 계약의 양도에 관하여 상대방의 동의를 요구하는 일반적인 조항은 실시 사업(영업)의 양도나 합병과 같은 경우를 포함한 다고 보기 어려우므로, 각 당사자는 실시사업(영 업)의 양도나 합병이 있을 경우를 고려하여, 라이 센스 계약의 양도금지 조항을 명확히 작성할 필요 가 있다. 특히, 최근에 개정된 상법에 의해 역삼각 합병이 인정되는 상황에서, 이로 인해 지배권이 변경되는 경우를 양도금지 대상에 포함하는 것을 함께 고려할 필요가 있을 것이다. 마찬가지로, 특정 기술이나 권리에 대한 라이 센시의 권한을 승계할 목적으로 해당 회사를 합병 하는 전략적 M&A의 경우, 합병회사는 합병의 경 우에 라이센시의 권한이 소멸되도록 라이센스 계약에 명시되어 있는지 명확히 확인하여야 할 것이다.

Generally a licensee has a personal authority to practice the licensed right and a duty to pay a royalty and so on, despite an exclusive licensee has injunctive authority to exclude the infringement of a third party. Thus, it is needed to licensor’s consent to assign the license agreement to any party because the license agreement is composed of the personal right and duty. Also, it is understand that the license agreement can be assigned to the assignee in the case of the licensor’s consent, business assignment or merger. Because an assignment of the license agreement is an economic interest with the parties and the partial duty can be assigned by the relevant law, the condition of the assignment would not be compulsory statute. Therefore, it could be said that the parties of the license agreement can agree to restrict the assignment for the business assignment or merger. Nevertheless, it is used a generic provision to probit the assignment without the other party’s consent for the lots of license agreements. But, the respective party must definitely write the assignment provision in the license agreement with careful consideration of the business assignment or merger, because the generic provision will not include the case of business assignment or merger. Especially, because the reverse triangular merger is allowed by the recently revised commercial law, the licensor need to specify the non-assignment covenant including the change of control. Similarly, a surviving company that intend to merge any licensee for the purpose of securing some right must definitely check the assignment provision for the result of the merger.

• 김수철(주식회사 아이티엘 상무) | Su-Cheol Kim