본 논문에서는 우리나라에서 2019년 7월부터 시행된 특허법 상징벌적 손해배상제도 관련 국내외 판례 및 우리나라 입법 연혁 등에 비추어 특허 침해의 고의성 요건과 배상액 산정 시 고려사항을 분석하였다. 먼저, 특허 침해에 대한 징벌적 손해배상제도를 예전부터 도입한 미국의 사례를 분석하였다. 특히 미국은 최근 30년간 판례에 의해 징벌적 손해배상 기준에 큰 변화가 있어왔는데, 징벌적 손해배상의 대상이 되는 악의적, 고의적 특허 침해의 의미에 초점을 맞추어 판례 변화를 분석하였다. 또한, 미국 판례와 모델법에서 언급된 배상액 산정 시 고려사항과 우리나라 특허법에 도입된 고려사항을 비교하였다. 마지막으로, 징벌적 손해 배상 도입과 관련한 우리나라의 입법 연혁을 살펴봄으로써 고의적 특허 침해의 의미 및 배상액 산정 시 고려사항에 대한 입법 의도를 추론하였다. 고의적 특허침해를 위해서는 침해자에게 유효한 특허의 보호범위에 속하는 발명을 실시하고 있다는 인식이 필요하다. 이를 위해 특허권자는 경고장이나 특허심판원의 권리범위확인심판 심결 등을 활용할 수 있을 것이다. 침해자는 특허의 무효성 또는 비침해 판단을 담은 전문가의 의견이나 경고장의 주장을 반박하는 답변서 등을 통해 대응할 수 있어야 할 것이다. 다만, 침해자에게 최소한의 선행기술분석 의무를 지우기 위해서는 중과실에 의한 침해 또한 징벌적 손해배상의 대상에 포함시키는 것이 합리적일 것이라고 고려된다. 또한, 징벌적 손해배상액을 산정할 때 판사에게 여러 가지 요소를 종합적으로 분석하도록 재량을 부여하는 것이 필요하다. 징벌적 손해배상이 무고한 사람에게 미치는 부정적 영향, 소송당사자로서의 침해자의 행동 또는 침해자가 침해 행위를 숨기려 했는지의 여부 등의 고려사항을 추가 하는 것도 생각해볼 수 있을 것이다.

In view of precedents and legislative history regarding punitive damages for patent
infringement, which was introduced in Korea last July, this article analyzes the intent
requirement for and factors affecting punitive damages.
First, this article analyzes a case of the United States, which introduced punitive damages
for patent infringement more than 200 years ago. Recent case law over the last 30 years
greatly changed the standard for punitive damages in the United States. This article studies
the recent change in case law, focusing on the meaning of willful, malicious patent
infringement. In addition, factors in determining punitive damages mentioned in the U.S. case
law and the U.S. Model Punitive Damages Act are compared with those listed in the Patent
Act. Finally, this article analyzes the legislative history concerning the introduction of punitive
damages in the Patent Act to study the meaning of intentional patent infringement and factors
in calculating the amount of punitive damages.
To prove intentional patent infringement, a patentee must show that an infringer knowingly
practices an invention in the scope of protection of a valid patent. The patentee may use a
notice letter or a final determination in a trial to confirm the scope of rights in the patent by
the Intellectual Property Trial and Appeal Board to support the intent requirement. The
infringer in turn may refute the patentee’s claim by an opinion letter of invalidity and
non-infringement by a competent lawyer or a reasonable, timely response to the notice letter.
In order to impose on an infringer a duty to search for prior art, punitive damages should be
expanded to include not only an intentional infringement, but also an infringement by gross
negligence.
In addition, a judge should have a discretion to consider various factors when calculating
punitive damages. One might consider adding to the Patent Act such considerations as an
adverse effect of the punitive damage on innocent persons, the infringer's behavior as a party
to a litigation, and whether the infringer attempted to conceal its misconduct.

요약
I. 서론
II. 징벌적 손해배상 도입의 국내 배경
III. 미국 특허법의 징벌적 손해배상제도
IV. 우리나라 특허법의 징벌적 손해배상제도
V. 우리나라 특허법상 징벌적 손해배상제도 분석
VI. 결론

• 박형수(㈜바이오인프라생명과학/서울대학교 법과대학) | Hyeongsu Park