진보성은 특허성을 결정짓는 핵심적인 특허 요건이나 판단 기준이 애매하고 복잡하여 한 마디로 정리하기는 어렵다. 우리나라에서는 진보성을 판단함에 있어, 당해 발명의 구성, 효과, 목적을 중심으로 판단하고, 2차적 고려사항을 보충적으로 고려한다. 진보성의 판단이 특허 제도의 목적인 산업발전에 기여하기 위하여는 발명의 동기를 고취하여야 한다. 발명가가 미리 발명의 거절 여부를 알지 못하면 발명의 동기가 부여되기 어렵다. 발명가가 발명에 앞서 특허 거절 여부에 대한 윤곽을 알 수 있도록 진보성 판단의 객관성과 예측가능성이 확보되어야 한다. 미국은 Graham 요건과 TSM(Teaching, Suggestion, Motivation) 기준을 주된 비자명성 판단 기준으로 삼고 있다. KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S.Ct. 1727 (2007) 판결에서 미연방대법원은 비자명성 판단에 있어 엄격한 기준이 아닌 유연한 적용의 원칙을 천명하였다. KSR 판결의 유연한 기준은 우리나라에서의 진보성 판단에도 영향을 미쳤다. 유연한 진보성 판단 기준은 진보성 판단의 객관성, 예측가능성의 확보에 취약하여 보완책이 필요하다. 진보성 판단의 객관성 확보를 위하여 사실관계의 정확한 분석과 진보성 판단의 논리 전개에 대한 명확하고 상세한 표시가 있어야 한다는 법리가 필요하다. 미국의 Graham 요건은 혼란스럽던 비자명성 판단 기준을 정리하고 사실 조사의 중요성을 강조함으로써 진보성 판단의 객관성을 제고하기 위하여 등장하였다. 최근 미국에서는 2차적 고려사항의 중요성을 강조하여 필수적 고려사항으로 보아야 한다는 판례의 법리가 등장하였다. 유럽의 과제-해결 접근방식과 “would-could approach”도 진보성 판단의 객관성과 예측가능성을 높이기 위한 과학적인 판단 기준이다. 우리나라 진보성 판단의 객관성 제고를 위하여 Graham 요건, 2차적 고려사항의 필수적 고려, 과제-해결접근방식“, would-could approach”등의 기준을 적극적으로 활용하여야 한다. 또한, 진보성 판단의 객관성 확보를 위하여 진보성 판단의 경계와 범위를 명확히 하여야 하고, 이를 위하여 인접한 특허 요건들과의 관계에 대한 연구도 필요하다 할 것이다.

The inventive step among requirements for patentability is a critical one, but thecriteria of judgment for inventive step are so ambiguous and complex that it is verydifficult to arrange those criteria in a word. In South Korea, inventive step is decided witha method focusing on the purpose, composition and effect of the claimed invention,secondary consideration being considered supplementarily. Inventive step judgmentshould inspire incentive of invention to contribute to industrial development. Inventorscannot be provided with incentive of invention if they could not prospect whether theirinventions would be rejected or not. Objectivity and predictability of inventive stepjudgment should be secured for inventors to make a sketch of the outline whether theirinventions would be accepted or not. In the U.S., Graham analysis and TSM(Teaching,Suggestion, Motivation) method are principal ways for judgment of nonobviousness. InKSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S.Ct. 1727 (2007), the U.S. Supreme Courtdeclared a flexible application of obviousness judgment instead of strict one. The flexiblemethod of KSR judgment affected inventive step judgment of South Korea. However, theflexible method has a weak point on the objectivity and predictability of inventive stepjudgment, so some complements are necessary. For the objectivity and predictability ofinventive step judgment, some law principles which compel examiner or judge to analyzethe facts exactly and express the inference procedure clearly and in details should beprepared. The Graham analyses appeared focusing on the factual inquiry and importanceof objectivity in judging the obviousness of invention. Recently in the U. S., the case lawthat the secondary consideration should be considered mandatorily once it be suggestedappeared, which means secondary considerations are no more “secondary”. The“problem-solution approach”and “would-could approach”of Europe are also helpfulmethods to guarantee objectivity and rationality of inventive step judgment. We shoulduse the Graham analyses, the mandatory review of secondary consideration, the“problem-solution approach”and the “would-could approach”with Korean criteria ofinventive step judgment actively for objective judgment of inventive step. In addition, some research for the relationship between the inventive step and the other requirementsfor patentability is also necessary for objective judgment of inventive step.

Ⅰ. 서론 : 진보성에 대한 비교법적 고찰의 필요성
Ⅱ. 우리나라의 진보성 요건
Ⅲ. 미국의 비자명성 판단
Ⅳ. 유럽의 진보성 판단
Ⅴ. 일본의 진보성 판단
Ⅵ. 결론 : 진보성 판단의 객관화를 위한 제언

• 박일희(변호사) | Park, Il-Hee