특허법 제29조 제2항이 규정하는 진보성과 관련하여 흔히 진보성이 인정되는 경우에만 특허가 부여되는 것으로 오해하기 쉽지만, 심사관이 발명이 자명함을 증명하지 못하는 한 특허가 부여되는 것이다. 진보성 판단과 관련하여 종래의 구성이나 작용효과를 중시하는 견해, 혹은 양자를 동일시하는 견해 등은 실무상 의미가 없다. 대법원 판례가 작용효과를 중시한다거나 혹은 화학발명에 있어서는 작용효과가 중시된다는 분석 역시 실제로는 무의미하다. 판례는 구성이든 작용효과이든 쟁점으로 된 사안에서 그에 관한 상세한 설시를 한 것뿐이다. 일반적인 진보성 판단방법은 (1) 청구항에 기재된 발명을 특정하고, (2) 선행공지기술을 특정한 후, (3) 청구항에 기재된 발명과 선행공지기술을 대비하여 양자의 차이점을 파악한 다음 (4) 청구항에 기재된 발명이 선행공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 것인지 판단하는 것이다. 청구항의 해석을 위해서는 항상 명세서의 발명의 상세한 설명을 참조하여야 하며, 청구항의 해석을 잘못하여 진보성 판단을 그르친 경우는 물론이고 선행공지기술을 잘못 파악한 경우도 법률문제로 상고이유가 될 수 있다. 선행공지발명이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 주요사실이므로 재판상 자백이 성립할 수 있으며, 출원 명세서에서 종래의 기술이라고 소개한 기술은 항상 선행공지기술로 인정된다. 용이추고성과 관련하여 특허청은 발명의 동기를 중시하며, 우리 법원은 종래 이에 관한 구체적인 판단기준을 제시하지 않다가 최근 사후적 고찰의 금지를 명시적으로 선언하고 개별 구성요소는 공지된 발명의 경우 선행공지기술과의 대비판단에 관하여“암시, 동기, 특허출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적인 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구”등의 의미 있는 기준을 설시하였다. 최근의 특허법원 판결도“구성요소들 사이의 결합관계를 포함하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성”을 살펴보아야 한다는 의미 있는 설시를 하여 주목받고 있다.

With regard to Art. 29 sec. 2 of Korean Patent Act, a very frequently confused concept is that non-obviousness should be recognized by authorities. However, any invention can be patented if only the examiner cannot prove the invention is obvious. Some commentators are arguing that Korean courts are tend to give importance to‘ effect of invention’, but this arguments are meaningless, since court are just judging issues of those cases. Even though some decisions are discussing much of the inventions’effects, it is only because the effects were the issues. Generally speaking, judging non-obviousness consists of four steps. (1) interpreting claimed invention, (2) determining closest prior art, (3) spotting differences, (4) and deciding if it is difficult to invent claimed invention out of prior art for an ordinary person skilled in the art. To interpret claimed invention, it is unevitable to refer to the detailed descriptions of the specification. If a patent court’s judgment of non-obviousness of an invention is not correct because of wrong understanding of prior art, it can be appealed to the Korean Supreme Court for a legal question, as well as claimed invention interpretation error. What elements lie in the prior art can be confessed by parties. Arts described in specifications as conventional should be regarded as known art. KIPO tends to focus on motivation of invention, while Korean Courts are very recently starts to reveal its concrete criteria of non-obviousness. Korean Supreme Court made it clear that ‘No hindsight’, and we should consider“ suggestion, motivation as well as state of the art when patent file was made, trend of the technology development, needs of the technology area”. Korean Patent Court also made a very notable decision recently that“ even though all elements of an invention are known to the public, the difficulties to combinate them in terms of the invention as a whole”.

Ⅰ. 서론 : 발명에 대한 진보성 판단의 의의
Ⅱ. 진보성 판단방법
Ⅲ. 진보성 판단 기준
Ⅳ. 발명의 유형별 진보성 판단
Ⅴ. 결론 : 새로운 기준의 제시를 위하여

• 박성수(대법원 재판연구관/부장판사) | Seong-Soo Park