여기서 논의하고자 하는 의약 또는 화학 분야에서의‘결정다형 발명’또는‘결정형 발명’은 공지된 화합물과 결정 형태만을 달리하는 특정 결정형을 발명의 대상으로 삼은 경우를 말한다. 특허청은 종래 결정형 발명에 관한 독립된 심사기준을 두고있지 않았는데, 이로 인하여 결정형 발명의 명세서 기재요건, 신규성, 진보성 등의 특허등록 요건을 두고 논란이 많았고, 최근 결정형 발명의 출원이 증가함에 따라 등록무효사건의 분쟁 또한 함께 증가하고 있다. 그러한 상황에서 대법원은 최근 결정형 발명의 진보성을 판단하는 기준에 관한 법리를 형성하기에 이르렀다. 결정형 발명은 새로운 결정다형을 분석 또는 조사하는 데 사용된 기술적 수단 즉, 파라미터(parameter)가 특허 출원 시 명세서의 청구항에 함께 기재되는 것이 바람직하고, 발명의 상세한 설명에서는 이를 뒷받침하는 확인자료(데이터 등)가 함께 기재되어야만 특허법 제42조 소정의 명확성 요건을 쉽게 충족시킬 수 있다. 나아가 추가적인 파라미터의 한정을 통해 기존에 널리 알려진 화합물 또는 결정다형과 구별되어야만 발명의 신규성을 인정받을 수 있을 것이다. 발명의 진보성에 있어서는 결정화가 용이한지 여부에 따라 구성을 대비하고, 이질적 효과 또는 현저한 동질적 효과의 존재여부를 판단한 후, 양자를 종합하여 진보성 여부를 판단하여야 할 것이다.

Traditionally, under the Korean Patent Law, the test for non-obviousness of an invention has merely required a simple comparison of prior arts and an invention at the issue in light of the purpose, structure, and effect without clear and objective criteria for both factual and legal inquiries. In contrast, the EPO has developed the problem-solution approach and would have been approach to determine the inventive step, while the U.S patent Law has made a significant change to the TSM test through the KSR. v.Teleflex case. Fortunately, the Supreme Court and the Patent Court have recently addressed more specific criteria for assessment of non-obviousness. The Supreme Court made it clear that they may not read into prior art the teachings of the invention in issue in determining whether it would have been obviousness at the time the invention was filed to a person having ordinary skill in the pertinent art in its decision of 2006hu138. This decision is the first case the Supreme Court explicitly mentioned impermissible hindsight bias. And in its decision of 2005hu3284, the Supreme Court held that to determine the question of obviousness for an invention that combined old elements, the court should consider; (1) suggestion, motivation in prior arts as well as other objective indicia such as (2) state of art when patent application was filed, (3) trend of technology development, and (4) long-felt need for invention. In its decision of 2006hur6099, the Patent Court took a position similar to the EPO’s problem-solution approach and held that the court must find the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the matter as a whole would have been obvious. Even though each of above cases has addressed the non-obviousness standard from a different angle, the underlying ideas suggest that the Supreme Court will provide more objective criteria that guarantee the uniformity and predictability of the non-obviousness determination sooner than later.

특허법 제29조 제2항이 규정하는 진보성과 관련하여 흔히 진보성이 인정되는 경우에만 특허가 부여되는 것으로 오해하기 쉽지만, 심사관이 발명이 자명함을 증명하지 못하는 한 특허가 부여되는 것이다. 진보성 판단과 관련하여 종래의 구성이나 작용효과를 중시하는 견해, 혹은 양자를 동일시하는 견해 등은 실무상 의미가 없다. 대법원 판례가 작용효과를 중시한다거나 혹은 화학발명에 있어서는 작용효과가 중시된다는 분석 역시 실제로는 무의미하다. 판례는 구성이든 작용효과이든 쟁점으로 된 사안에서 그에 관한 상세한 설시를 한 것뿐이다. 일반적인 진보성 판단방법은 (1) 청구항에 기재된 발명을 특정하고, (2) 선행공지기술을 특정한 후, (3) 청구항에 기재된 발명과 선행공지기술을 대비하여 양자의 차이점을 파악한 다음 (4) 청구항에 기재된 발명이 선행공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 것인지 판단하는 것이다. 청구항의 해석을 위해서는 항상 명세서의 발명의 상세한 설명을 참조하여야 하며, 청구항의 해석을 잘못하여 진보성 판단을 그르친 경우는 물론이고 선행공지기술을 잘못 파악한 경우도 법률문제로 상고이유가 될 수 있다. 선행공지발명이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 주요사실이므로 재판상 자백이 성립할 수 있으며, 출원 명세서에서 종래의 기술이라고 소개한 기술은 항상 선행공지기술로 인정된다. 용이추고성과 관련하여 특허청은 발명의 동기를 중시하며, 우리 법원은 종래 이에 관한 구체적인 판단기준을 제시하지 않다가 최근 사후적 고찰의 금지를 명시적으로 선언하고 개별 구성요소는 공지된 발명의 경우 선행공지기술과의 대비판단에 관하여“암시, 동기, 특허출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적인 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구”등의 의미 있는 기준을 설시하였다. 최근의 특허법원 판결도“구성요소들 사이의 결합관계를 포함하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성”을 살펴보아야 한다는 의미 있는 설시를 하여 주목받고 있다.