특허권 남용은 그 모든 태양을 포섭하는 개념을 찾는 것이 쉽지 않으나 적어도 특허침해로 인한 권리자의 피해보다 현저하게 형평을 잃은 권리행사를 개념요소로 한다고 볼 수 있을 것이다. 금원지급청구의 경우, 일실이익을 청구하는 경우에는 권리자가 특허발명의 실시능력을 갖추고 있는지에 따라서, 실시료 상당액을 청구하는 경우에는 특허발명에 대한 사용가능성이 있었는지 여부 및 실제 특허발명에 대한 수요가 있었는지 여부에 의하여 권리자의 금원지급청구를 제한하는 해석을 하여야 한다. 침해금지 청구의 경우, 특허침해금지 가처분의 경우 보전의 필요성에 대한 해석을 엄격하게 요구하는 것이 필요하다. 가장 문제되는 것은 본안소송을 통한 침해금지 청구이며, 민법 제2조의 권리남용 이론이 가장 필요한 경우이다. 최근 대법원은 상표권과 관련하여 지적재산권의 남용이라는 관점에서 매우 중요한 결정을 하였다. 종래 대법원은 부정경쟁행위 금지청구에 대하여 상표권에 기한 항변을 상표권의 남용이 된다는 이유로 받아들이지 아니하여 왔는데, 이 판결은 상표권에 기한 금지청구를 기각하면서 상표권의 행사 그 자체가 권리남용이 될 수 있다는 점을 지적하였다. 그 밖에 신탁법 제7조의 적용범위를 넓혀서 소송을 위한 채권양도를 금지하는 대법원의 판례 역시 특허권을 양수하여 소송을 제기하는 유형의 특허권 남용에 대한 대책이 될 수 있다. 한국에서의 특허권남용 문제의 해결은 비록 다른 나라들의 선례가 이 문제를 해결함에 있어서 도움은 될 수 있겠으나 가장 효과적이고 적절한 해결 방법은 한국법의 전체체계와 관련하여 찾아져야만 할 것이다.

Controlling patent abuse should be discussed along different types of remedies. Along these lines, capability to produce will serve for the lost profit claims, and possibility of utilization will play a role in reasonable royalty claims. With regard to provisional injunction claim, which occupies most patent abuse cases, ‘avoidance of a significant damage, or preventing an imminent danger’ requirement should be interpreted strictly. The most troublesome type of patent abuse is normal injunction claim. Recently, Korean Supreme Court issued its landmark decision in a trademark law case. This provides us with a new paradigm of understanding abuse of intellectual property. In addition, Korean Supreme Court’s precedents on Trust Act Art. 7 is also a good basis for controlling patent abuse since these decisions suggest that acquisition of patent for litigation could fall into this provision. Patent abuse is a newly emerging issue in the intellectual property law of Korea. The most effective and proper solution should be sought in the context of the entire Korean legal system.

I. 서 론: 지적재산권 소송의 새로운 문제점
II. 특허권의 남용: 관련 문제와 침해구제책
III. 지적재산권의 남용과 신의성실의 원칙의 적용
IV. 소송신탁의 법리에 의한 특허권남용 규제
V. 결 론

• 박성수(대법원 재판 연구관, 판사) | Seong-Soo Park