실용신안법은 산업상 이용할 수 있는 물품의 ‘형상⋅구조 또는 조합’에 관한 고안만을 실용신안 등록의 대상으로 규정하고 있는바, 물품의 제조방 법에 관한 고안이 실용신안등록의 대상에서 배제 되고 있다는 점에서, 실용신안등록청구범위의 청구 항에 물품의 제조방법에 관한 기재가 허용될 수 있 는지, 만일 허용될 수 있다면 어떠한 요건에서 허 용되며 그 제조방법을 고안의 구성에 포함되는 것 으로 해석할 수 있는지의 문제가 대두된다.
현재 실무상으로는 실용신안등록청구범위에도 별다른 문제의식 없이 제조방법을 기재한 물건 청 구항이 사용되고 있으나, 현행 실용신안법 규정 및 실용신안제도의 본래 취지에 비추어 이러한 실무 의 태도가 타당한지는 의문이다. 특히 제조방법 자 체에만 신규성⋅진보성이 있는 고안의 경우에는 실용신안등록청구범위에 제조방법을 기재한 물건 청구항을 허용함으로써 제조방법 자체를 보호하는 결과가 초래될 수 있다는 점에서 제조방법을 기재한 물건 청구항이 허용될 수 없다고 보아야 한다. 실용신안등록청구범위에 제조방법을 기재한 물건 청구항을 넓게 허용함으로써 간접적으로나마 제조 방법을 보호하고자 하는 입장도 있을 수 있지만, 이러한 입장은 입법론으로서 의미가 있을지는 몰 라도 현행 실용신안법 해석론의 한계를 벗어나는 것이라고 생각한다.
결론적으로 제조방법이 아니고서는 고안의 요지 를 특정할 수 없는 극히 예외적인 경우에만 실용신 안등록청구범위에 제조방법을 기재한 물건 청구항 이 허용된다고 보아야 하고, 이러한 경우에도 제조 방법을 기재한 물건 청구항의 방법적 기재는 고안 의 신규성⋅진보성 여부 및 실용신안권 침해 여부 를 판단함에 있어 고려하여서는 아니된다

Under Utility Model Act, a utility model may be granted for a device related to a shape or a structure of an article, or a combination of articles industrially practicable, but it may not be granted for a device related to a manufacturing method. Here, it becomes questionable whether product by process claim can be used in the scope of claims for utility model registration, and if so, under what conditions it can be used and how it should be interpreted.
Now, product by process claim is practically used in the scope of claims for utility model registration without critical thinking. But it is doubt that this practice is appropriate in view of provisions of Utility Model Act and intent of utility model system. Especially, in case of a device that is novel and not obvious only in a manufacturing method itself, using product by process claim may result that the manufacturing method itself can be protected. Therefore, product by process claim shall not be permitted in that case. There can be a point that product by process claim can be used widely in the scope of claims for utility model registration to protect a manufacturing method indirectly, but it is assumed that this point is meaningful only as de lege ferenda and exceeds the limit of interpretation of current Utility Model Act.
To conclude, product by process claim can be used in the scope of claims for utility model registration in the extremely exceptional case where the gist of a device cannot be specified without a manufacturing method. And even in that case, description of a manufacturing method in the product by process claim should not be considered to judge whether a device is novel and not obvious, and whether there is infringement of a utility model right.

요약
 I. 서론
 II. 특허발명의 경우 PBP 청구항에 관한 논의
 III. 실용신안에서의 PBP 청구항 허용 여부
  1. 일본에서의 논의
  2. 실용신안등록청구범위에서 PBP 청구항의허용 여부
  3. 실용신안등록청구범위의 PBP 청구항 해석
 IV. 결론
 

• 송재섭(법학박사, 변호사(법무법인 세종)) | Jaeseop Song