제조방법이 기재된 물건발명 청구항(Product by Process Claim)은 물건청구항의 형태를 갖추 고 있으나, 제조방법에 의하여 그 물건을 한정하 는 형식으로 기재된 청구항이다. 제조방법이 기재 된 물건발명 청구항은 특허성 판단시와 보호범위 판단시에 그 해석이 국가별로 다양하고, 한 국가 내에서도 법원에 따라 상이한 경우가 많을 정도로 논란이 되어 왔다. 하지만, 2009년 미국의 CAFC 전원합의체 판결을 시작으로, 2012년 일본 지적 재산고등재판소 판결에서 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석을 명확히 정리하였다. 한국의 경우 2015년 1월 대법원 전원합의체 판결이 나오면서 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성 판단의 기준을 마련하였으며, 2015 년 2월 처음으로 대법원 판결로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 보호범위 판단기준을 제시하였다. 우리나라의 최근 대법원 판례는 기재요건과 관 련하여 명확설의 입장을 취하였고, 특허성과 보호 범위 판단시에 물적 동일설로 입장을 변경하였다. 다만, 보호범위 판단시에 예외적으로 제법 한정설 을 채택하여, 경우에 따라 특허성과 보호범위 해석의 일치여부에 해석이 문제될 수 있을 뿐만 아 니라, 어떠한 경우에 예외가 적용되는지에 대한 명확한 기준이 없으므로 제조방법이 기재된 물건 발명 청구항의 전체적인 법적 안정성을 저해하는 요소가 될 수 있다는 점이 우려된다. 따라서, 보호 범위 판단시에 불명확한 “예외”를 통하여 청구항 의 해석방법을 달리할 것이 아니라, 불합리한 정 도로 넓게 해석되는 경우에는 (동일한 해석방법 에 따르면) 진보성 등의 특허성에 관한 무효사유 가 존재할 가능성이 높으므로, 오히려 무효주장으로 별개로 다투도록 하여 해결하는 것이 효과적일 것이라고 판단된다.

This article delves into interpretation method of product by process claim which is a claim directed to a product where the product is defined by its process of preparation, especially in the chemical and pharmaceutical industries. According to the recent korean supreme court decisions, even though product-by-process claims are limited by and defined by the process, determination of patentability is based on the product itself. Also, the scope of protection of the patent is based on the product itself.

Ⅰ. 서론 - 논의의 배경
Ⅱ. 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석방법
Ⅲ. 해외의 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석방법
Ⅳ. 최근 대법원 판결에 따른 제조방법이 기재된 물건발명의
청구항 해석방법
Ⅴ. 결론

• 윤정호((주)워트인텔리전스 대표이사, 변리사/미국변호사, 법학석사) | Jung-Ho Yun