특허법에는 특허권 침해의 경우에 손해액을 산정하는 다양한 방법이 규정되어 있는데, 표준필수 특허권이 침해된 경우에도 일반적인 특허권 침해의 경우와 동일하게 위 규정들에 근거하여 손해액을 인정할 수 있는지 문제된다. 이와 관련하여 표준필수특허권 침해 시 손해액 산정에 관한 각국의 실무 및 논의를 살펴보았다. 미국에서는 표준필수 특허권 침해에 대하여 손해배상으로서 합리적 실시료를 지급하는 것을 전제로, 그 액수의 구체적인 산정을 위해, Top-down 방식, Bottom-up 방식, 비교 가능한 실시계약을 이용하는 방식 등이 활용되어 왔다. 그런데 FRAND 확약을 한 표준필수특허권자는 FRAND 조건에 따른 실시료를 지급할 의사가 있는 사람에 대하여는 라이선스를 거절할 수 없다는 점에서 실시계약을 거절하고 특허발명을 독점적으로 실시할 수도 있는 일반적인 특허권자와는 본질적인 차이가 있다. 이러한 표준필수특허권의 본질은 손해액 산정에 고려되어야 할 것이므로, FRAND 조건에 따른 실시료를 지급할 의사가 있는 사람에 대한 손해액은 원칙적으로 실시료 상당액이라고 보는 것이 타당하고, 그 경우에는 손해액 추정에 관한 특허법 규정에 근거하여 다른 유형의 손해액을 인정하는 것은 어려울 것이다. 나아가 FRAND 조건에 따른 합리적 실시료는 각 사안에서 당사자가 제출한 증거 등을 고려하여 비교 가능한 실시계약을 사안에 맞게 적절히 수정하여 활용하거나, 해당 표준에 대한 실시료 총합을 확정하고 이를 문제가 된 표준필수특허권의 기술적 기여에 따라 배분하는 Top-down 방식 등이 활용될 수 있을 것이다.

Patent Act provides several methods calculating damages for patent infringement. However, whether these provisions are equally applicable to standard essential patent (SEP) infringement is debatable. As such, I have researched practices and discussions in other countries. In the United States, reasonable royalty is awarded as damages in fair, reasonable, and non-discriminatory (FRAND) cases, and various methods such as top-down approach, bottom-up approach, and comparable approach have been used to come up with a concrete amount.
An SEP owner is fundamentally different from other patentees in that patentees normally have the power to refuse any licensing agreement and enjoy the exclusive patent rights but an SEP owner cannot refuse to grant license to those willing to pay FRAND royalty due to the FRAND commitment. This unique nature of SEPs must be taken into account when evaluating damages for SEP. Therefore, it is reasonable to conclude that damages for SEP infringer who are willing to pay FRAND royalty should be estimated based on reasonable royalty and other provisions for damages are inapplicable. A reasonable royalty may be assessed based on various methods such as comparable approach, which uses comparable licenses and adjusts them according to the circumstances provided in the specific case, or top-down approach, which first determines the total sum of the royalties regarding the standard at issue and then apportions the sum depending on the technical contribution of the particular SEP.

요약
 I. 서론
 II. 손해배상액 산정에 관한 외국에서의논의 및 실무
 III. 손해배상액 산정에 관한 우리의 실무
 IV. 결론
 ABSTRACT

• 이진희(특허법원) | Jinhee Lee