A trademark parody is a ridicule, criticism, or satire of an idea related to a registered trademark or indication of goods or services. Traditionally, parody issues have been discussed more in the context of copyright than trademark, and there have been frequent lawsuits regarding trademark parodies around the world. A few countries have recognized the social significance of trademark parodies and, therefore, have sought protection for their use via legislation or judicial precedents. However, it is debatable whether a parody of a well-known trademark —one that has become famous through years of trademark management and capital investment— results in its dilution. Moreover, some users of trademark parodies in Japan file trademark applications to the Japan Patent Office (JPO) in order to distinguish their goods and/or services from the competition. Therefore, it is equally important to discuss whether the use of trademark parody and grant of exclusive rights through trademark registration are acceptable. As there is no legal precedent for trademark parody use in Japan, the legal systems and cases related to trademark parody use in the United States, Germany, France, and Korea were examined. When the laws, regulations, and case studies of each country are organized, the following common points are observed: (1) in the case of a successful trademark parody —that is, even when associated with the original trademark, the trademark parody, which intentionally shows that it is not a good or service related to the original trademark, and adds a new form of message of satire, ridicule, joke, etc.— there is no possibility of confusion between the parody and the original, well-known trademark; (2) infringement is likely to be affirmed if the trademark parody causes dilution due to tarnishment or pollution; and (3) infringement is likely to be denied for non-commercial parodies. However, each country has different judgments regarding the acceptability of dilution due to blurring or commercial parodies. Recently, in the United States and Europe, not only copyright parodies but also trademark parodies have been allowed. The study examined the admissibility of trademark parody under Japanese law and found that the use of a successful trademark parody is allowed in the country. In other words, according to the current Japanese Trademark Law and Unfair Competition Prevention Law, in the case of a successful trademark parody, the similarity of marks and the likelihood of confusion with the original, well-known trademark is likely to be denied and does not correspond to infringement. Additionally, even when it is considered an act of unfair competition under Article 2, Paragraph 1, Item 2 of the Unfair Competition Prevention Law because of the dilution of a well-known trademark, it should be permitted in order to protect the freedom of expression. Furthermore, in Japan, the use of the trademark parody itself sometimes does not correspond to its use as a trademark or an indication of goods or services, which is a precondition for infringement. On the other hand, regarding the registration of trademark parody, the study organized trial decisions and judicial precedents contesting the possibility of registration of trademark parody, which has been increasing in Japan, and examined the acceptability of registration of trademark parodies in Japan. Unlike the situation of use, the study concluded that it is appropriate to refuse trademark registration, even for successful trademark parodies. The reasons are as follows: (1) the registration of the trademark parody is not permitted in other countries; (2) the need to protect the freedom of expression is not crucial, but the disadvantages for the right holder of a well-known trademark are immense; (3) it is possible for parody trademark users to secure their own use and prevent the third party’s use even without registration; and (4) the Japan Patent Office has difficulty performing a uniform examination of parody trademarks. Furthermore, as for the grounds to refuse the registration of a trademark parody, it was proposed to prevent registration by applying the existing public order or morality provisions of Article 4, Paragraph 1, Item 7 of the Japanese Trademark Law, instead of legislative measures. Parody has long been popular for adding humor and satire using another person’s work. With the recent development of the Internet and social networks, the importance and frequency of parody is increasing. To respect the cultural values of parodies and achieve the purpose of trademark laws and unfair competition prevention laws—that is, industrial development and sound economic development—continuous research is required on the most appropriate methods for the use and registration of trademark parody.

최근 중국은 상표를 악의적으로 선점하고, 손해배상을 청구함으로써 금전적 이익을 얻으려는 행위가 증가하고 있다. 상표권 보호 원칙에 관해 중국은 등록주의를 채택하고 있는데, 즉 누구나 상표국에 상표를 신청할 수 있고 심사를 통과하면 「상표법」상의 법적 보호를 받을 수 있다. 상표국은 상표출원에 대한 형식심사 과정에서 신청한 상표가 타인이 선사용한 상표인지에 대한 심사를 진행하지 않고, 신청한 상표의 상표등 록 가능 여부만을 심사하기 때문에 상표신청자는 타인의 미등록 사용상표를 우선 등록할 수 있으며, 악의적으로 상표를 선점한 상표권자도 권리침해를 주장할 수 있는 것이다. 미·중 간의 지식재산권 분쟁·갈등을 해결하는 과정에서 중국 당국은 상표권자의 권리를 강화하고, 상표권 침해자의 침해행위를 중지하는 등의 행정적 조치를 지속하였으며, 이를 통해 상표권자의 침해행위 대한 구제조치가 응당 타당하다는 사회적 분위기가 형성된 것도 이와 같은 현상이 발생하는 것의 한 가지 요인으로 작용하였다. 또한, 2013년 제3차 「상표법」 개정에서 징벌적 손해배상을 도입하는 등 상표권자의 민사적 구제조치를 강화하는 입법이 지속됨에 따라 금전적 이익을 노린 악의적 상표선점을 위한 출원이 가속화되고 있다. 이에 중국 입법기관은 법률적 규제를 통해 악의적 상표출원을 원천 금지하고 이에 대한 처벌을 강화하는 제4차 개정을 통해 ‘악의적 상표출원 거절’ 조항을 도입하는 등 악의적 상표선점을 통해 민사적 구제조치를 남용하는 행위를 미연에 방지할 수 있는 법적 근거를 마련하였다. 또한 ‘신의성실의 원칙’을 적용하여 상표권자의 청구권을 제한하는 판례의 경향이 나타나고 있다. 무엇보다 디지털 전환에 따른 플랫폼 비즈니스의 활성화 로 인한 상표권 침해의 태양이 다양하게 나타나고 있기 때문에 「상표법」 외에 「반부정당경쟁법」과 「전자상거래법」을 활용하여 제한하는 방안도 적극적으로 활용되고 있다. 우리나라도 제4차 산업혁명 시대에서의 효과적인 상표 보호라는 시대적 과제 앞에 서 있는바, 중국 「상표법」상 악의적 상표권자 청구권 제한과 관련된 조항과 주요 판례를 분석 하여 우리나라 입법에의 시사점을 도출해 보았다.

Introduction Theoretical Development Research Design Result and Conclusion

상표패러디는 타인의 상표를 이용해야 하는 것이 필수적인바, 상표소유자의 상표권과 패러디스 트의 헌법상 표현의 자유가 충돌하는 상황을 조율해야 하는 문제가 발생한다. 상표패러디는 소비자들에게 원상표를 떠올리게 하면서 동시에 패러디상표를 그 패러디로 인식하게 하므로 상표가 외관상으로 유사해 보일지 라도 상표에 대한 혼동을 일으키지 않는다. 상표패러디는 주로 원상표를 희화하거나 조롱하여 비평이나 풍자의 목적을 달성하기 때문에 명성의 손상에 의한 희석화가 문제된다. 부정경쟁 방지법은 공정사용의 예를 확인하는 의미에서 타인의 상표를 비상업적으로 사용하는 경우 희석화 조항이 적용되지 않는 것으로 규정하고 있는바, 비상업적 상표패러디는 공정사용으로서 보호될 수 있을 것이다. 상표패러디의 명확한 인정여부를 위해 상표의 사용으로 인하여 상표권자가 받는 불이익, 패러디로 인하여 소비자 등이 받는 공적 이익, 공정한 거 래관행에 위반하는지 여부 등의 요소를 고려하여 상표법과 부정경쟁방지법 전반에 걸쳐 적용할 수 있는 상표의 공정사용 조항의 도입이 필요하다.

상표권은 표장에 내재된 상표권자의 업무상 신 용과 수요자의 이익을 보호한다는 점에서 인간의 지적 창작물 자체를 보호하는 특허권이나 저작권 보다는 권리 남용행위 사례가 많이 발생하는 편이 다. 대법원 2005다67223 판결에서는 상표권 권 리남용의 적용에 있어 주관적 요건이 반드시 필요 한 것은 아니라고 판시하였으며, 대법원 2010다 103000 판결에서는 무효사유가 명백한 상표권에 대하여 그러한 권리에 기초한 침해금지 및 손해배 상 청구가 권리남용에 해당한다고 판시하였다. 이 러한 판결의 타당성에 관하여, 민법상 권리남용금 지의 법리는 특수한 예외적인 상황에서만 적용되 는 보충성의 요건을 필요로 한다는 점에서, 권리 남용의 법리를 적용하지 않고 상표법 내에서 문제 를 해결했었어야 한다는 비판을 제기한다. 결론적 으로 상표제도의 특수성을 반영하여 상표법 내에 구체적인 상표권 남용행위 유형들을 규정하거나, 무효사유가 있는 상표에 대한 효력을 제한하는 조 항을 신설하여 상표권 남용행위에 대하여 민법상 권리남용의 법리를 적용할 필요 없이 상표법 내에 서 문제를 해결하는 입법방안을 제안한다.

Trademark law is but part of competition law. With a good faith clause, the new Chinese trademark law moves closer to competition law. The new law is more liberal to the registrable signs with more non-traditional signs such as sound marks and flora in the family of registrable signs. Some kind of bona fide prior use of trademark is respected and the requirement of trademark use is strengthened in the new law. The likelihood of confusion has been absorbed in the new law as the prerequisites trademark infringement other than using identical marks on identical goods or services. In the new law, a clause against using well-known trademarks as tool to promoting products is formulated. Changes on the procedures of oppositions to trademarks witness the efforts to simplify the examination of trademarks. The stronger protection efforts such as punitive damages in the new law will go against trademark infringement.

우리 법제는 상표법 제2조 정의 조항의 ‘상표’ 와 ‘상표의 사용’의 개념 표징을 등록 단계에서부 터 침해소송까지 적용하는 입법형식을 취한다. ‘상 표의 사용’은 상품 또는 그와 관련한 포장, 광고 등 에 상표를 물리적, 가시적으로 표시하는 행위로서, 수요자는 이러한 사용 행위를 통하여 상품에 부착 된 표장을 그 상품의 출처표시로 인지하게 된다. 이러한 ‘상표의 사용’은 침해소송에 있어 그것이 수요자에게 제시되는 것으로 충분한 것인지, 아니 면 상표로서 공중의 관심을 끌기 위한 출처표시로 사용되었음이 증명되어야 그 사용 요건을 구비하 는 것인지에 따라 원고의 주장 및 증명 내용이 달 라질 수 있다. 이와 관련하여, 미국에서는 ‘상표로 서 사용(as a mark)’이 침해소송의 최소요건인지 에 관한 논의가 있었고, 상표로서의 사용은 침해소 송의 최소요건이 아니라는 연방제2항소부의 Kelly-Brown v. Winfrey 판결이 있었다. 이 판결은 ‘상표 사용’이라 통칭되는 개념을 ‘상표의 사 용(use of a mark)’과 ‘상표로서 사용(use as a mark)’으로 구별하여, 상표침해소송에서의 사용의 의미는 ‘상표의 사용’으로서 상거래와 관련하여 수 요자에게 제시되는 것으로 족하고, ‘상표로서 사용’ 여부는 공정사용 항변으로 밝혀질 성질의 것이라 고 판시하였다. 이 사건에서 공정사용항변의 요건 중 하나인 ‘상표로서 사용되지 않았을 것’이라는 요건은 피고가 이를 충분히 밝히지 못하여 배척되 었고, 결과적으로 상표 사용의 개념에 관한 이 사건 에서는 등록상표권자인 원고 청구가 인용되었다.

키워드 광고에서 상표권 침해 또는 퍼블리시티 권 침해 여부와 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위에 해당하는지 여부가 문제된다. 그러나 키워드 광고 는 광고주가 설정한 키워드를 검색어로 입력하면, 해당 광고주가 지정한 홈페이지로 연결되는 링크 를 화면에 표시하는 역할만을 할 뿐이다. 따라서 키 워드 광고에 검색어로 타인의 상표를 지정한 행위 가 상표법상 상표적 사용에 해당된다고 보기는 어 렵고 부정경쟁방지법상 출처표시 기능이나 영업표 지 기능을 가진다고 보기도 어렵다. 또한 대부분의 인터넷 이용자들은 검색 결과에 자신이 찾고자 하 는 결과 이외의 결과도 함께 표시된다는 사실을 이 미 알고 있으므로, 타인의 상표를 키워드로 사용하 였다고 하여 영미에서 논의되는 최초관심혼동이론 에 따라 상표권 침해를 인정하거나 해당 상표에 대 한 희석화가 발생하였다고 보기도 어렵다. 키워드 광고는 광고주의 홈페이지를 연결시켜주는 다리 역할만을 할 뿐이어서 키워드 광고를 통 해 연결된 홈페이지에서 상표권 침해 또는 부정경 쟁방지법위반행위가 발생하였다고 하더라도, 키워 드 광고는 해당 행위를 위한 도구로 사용된 것에 불 과하다고 볼 수 있으므로 그 자체로 곧바로 상표권 침해나 부정경쟁방지법위반으로 인정되기는 어려 울 것이다. 퍼블리시티권은 아직 국내에서는 그 인정 여부 에 대한 논의조차 정리되지 아니하여 키워드 광고 가 퍼블리시티권 침해로 연결될 수 있는지에 대한 논의도 제한적인 측면이 있으나, 키워드 광고 자체 만으로 퍼블리시티권 침해로 곧바로 연결된다고 보기는 어려울 것으로 보인다. 또한 퍼블리시티권 자체의 인정여부가 논의되고 있는 현 시점에서는 키워드 광고를 퍼블리시티권의 측면에서 보기보 다, 민법상 불법행위책임이나 형사상 명예훼손 책 임 등의 관점에서 분석하는 것이 보다 적절할 것으 로 보인다. 키워드 광고에 타인의 상표를 무단으로 사용하 는 행위는 타인이 막대한 비용을 투자하여 쌓은 상 표 또는 표지가 가지는 신용이나 명성에 무임승차 하여 부당하게 이익을 얻는 측면이 있다는 점에서, 향후에는 키워드 광고가 가지는 권리 침해의 요소 등을 보다 면밀히 분석함으로써 키워드 광고에 관한 법률상 근거와 타인의 권리 침해에 대한 구제수 단 마련이 필요할 것이

상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 불사 용으로 인한 취소심판이 청구된 때에는 상표권자 가 그 취소심판청구일로부터 3년 이내에 등록상표 를 지정상품에 사용한 사실을 입증하여야 하는데, 불사용으로 인한 취소심판에 있어서 등록상표와 실사용상표 간의 동일성 판단이 쟁점이 된다. 판례 에서는 동일성이라는 개념을 도입하여 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함한다고 분 명히 밝히고 있다. 이러한 원칙에 입각하여, 등록상표가 결합상표 이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들 이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 두고 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고 는 할 수 없다고 한다. 따라서, 등록상표를 구성하 는 도형의 경우에는 그 식별력의 정도가 높고 낮음 에 크게 상관없이 이를 누락, 생략 또는 삭제하여 사용한 때에는 등록상표의 동일성 범위 내의 사용 으로 보기 어렵다는 것이 원칙이나, 등록상표를 구 성하는 문자의 경우에는 해당 문자가 식별력이 극 히 약한 정도에 그친다면 이를 누락, 생략 또는 삭 제하여 사용한 때에는 등록상표의 동일성 범주 내 의 사용으로 인정하고, 식별력이 상표등록을 허여 받을 수 있는 정도의 높은 경우라면 이를 누락, 생 략 또는 삭제하여 사용한 때에는 그러하지 아니하 다고 한다. 그런데, 등록상표를 구성하는 문자부분 간에 동 일한 칭호 또는 관념을 지니지만 이를 한글, 영문 자, 한문 또는 일본어 등 다양한 문자로 표기하여 병기한 등록상표를 어느 한 문자만으로 사용한 때 또는 이들 문자 중 하나의 문자만으로 구성된 등록 상표를 각기 다른 다양한 문자로 표기하여 사용한 때에, 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용이 아니라는 취지로 일관 되게 판시하여 왔으나, 최근 2013년 대법원 전원합 의체 판결을 통해 문자만으로 결합된 등록상표의 동일성 범위에 대한 판단 기준을 변경하였다. 그러 나, 영문자 외에 제2 외국문자로의 다양한 문자를 병기하거나 상호 변형하여 사용되는 경우에는 거 􀓈명지특허법률사무소변리사 래사회통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의 사용인지 등에 관하여 여전히 의문이 남는다. 등록상표와 실사용상표 간의 동일성에 관한 판단 기준은 대법원 판례를 통하여 오랫동안 정립되어 그 기준이 명확히 하고 있긴 하나, 한국상표법에도 외국의 입법례 특히 일본의 입법례와 마찬가지로 상표의 변형사용을 어느 정도 인정해주는 입법적 보완이 필요하다.

구글, 네이버 등의 검색 포털은 검색 목적의 키워드를 판매하거나 광고주가 검색을 위한 키워드를 등록할 수 있도록 하고 있다. 검색 포털에서 검색 목적으로 사용되는 키워드는 사용자가 정보를 용이하게 검색할 수 있도록 하며, 검색 결과 중에서 최상위 위치에 표시되는 정보는 일반적으로 사용자에게 가장 정확한 정보로 인식된다. 그 결과, 검색어로 사용되는 키워드는 상품이나 서비스의 식별 기능과, 출처표시 기능, 및 광고 선전의 기능을 하게 되며, 이는 상표법상의 상표적 기능에 해당한다고 할 수 있다. 따라서, 타인의 등록상표를 광고 목적의 키워드로 구매하거나 사용하는 행위는 상표적 사용에 해당하고, 사용자에게 상품이나 서비스에 대한 출처의 오인이나 혼동을 야기할 수 있으므로 원칙적으로 상표권 침해에 해당한다고 할 것이다. 또한, 검색 포털이 키워드를 판매하는 행위는 광고주의 상표권 침해를 교사하거나 방조하는 행위에 해당한다고 할 수 있다. 이와 같이, 타인의 등록상표를 키워드로 사용하는 광고주의 행위 및 검색 포털의 키워드 판매행위가 상표권 침해에 해당할 여지가 있는데, 현재 상표법에는 이에 대한 명확한 규정이나 판단 기준이 없는 실정이다. 이에 따라, 키워드 광고 행위에 대한 상표권 침해의 판단 기준 및 검색 포털의 책임 범위에 대한 하나의 기준을 제시함으로써, 광고주와 검색포털 및 상표권자 사이의 분쟁을 미연에 방지하고 합리적인 분쟁 해결 방안을 마련하고자 하는 바이다. 검색 포털의 경우는 등록상표를 키워드로 판매하는 행위를 지양하여야 할 것이고, 키워드가 등록상표에 해당한다는 사실을 알게 되는 경우에는 해당 키워드를 사용하지 않는 등의 조치를 취하는 것이 바람직하다. 특히, 검색 포털의 면책 범위에 대해서는 저작권법상의 온라인서비스 제공자의 책임규정을 유추하는 것도 가능할 것이다. 앞으로, 키워드를 사용하는 광고주 및 키워드 광고 기능을 제공하는 검색 포털의 실질적인 서비스 형태와 관련 당사자들의 입장을 반영하고, 상호간의 이해관계를 고려함으로써 이해 당사자간의 분쟁을 예방하고 합리적인 해결방안이 모색되기를 바라는 바이다.

일반적으로 은행은 식별력이 미약한 단어와 금융업의 한 종류인 은행업을 나타내는 표시를 결합한 표지가 많다. 그런데 우리은행 사건은 인칭대명사인 우리와 보통명사인 은행의 결합으로 일반인들이 자신들이 거래하는 은행을 지칭하기 위해서 사용할 수도 있는 용례를 서비스표로 사용할 수 있는가에 대한 사건으로 식별력에 대한 중요한 의의를 가지는 판결이다. 사용에 의한 식별력의 취득 및 공공의 질서반하는 상표 및 서비스표의 의미가 문제된 이 사건에서 대법원은 지정서비스업의 보통명사에 해당하여 식별력이 미약한 단어인 은행이 나란히 표기되어 이루어진 결합만으로는 식별력이 발생하지 않으며, 사용에 의해서도 식별력이 발생하지 않는다고 보았다. 그리고 우리와 은행을 분리하여, 우리라는 인칭대명사의 특성상 공공의 질서에 반하는 상표에 해당한다고 보았다. 이 기준에 의하면 현재 은행들이 앞서 보았던 것처럼, 대구은행과 부산은행과 같이 지명과 은행을 결합하고 있거나, 식별력이 떨어지는 보통명사와 은행의 결합인 경우가 상당수 있어 이러한 은행들의 경우 사용에 의한 식별력의 취득이 받아들여지지 않으면, 서비스표의 식별력이 없다고 해석될 가능성이 있다. 나아가 대법원의 판시에 의하면 은행들의 서비스표가 식별력을 취득되었다고 하더라도, 일반인들이 보편적이고 일반적으로 사용하는 단어를 결합하여 만든 은행의 서비스표의 경우에는 사회 공공의 이익의 침해에 해당하여 무효가 될 가능성이 있다는 이 사건을 통해서 알 수 있다. 다만 상표의 등록무효가 곧 그 상표의 사용금지나 상표로서의 법적 보호의 상실을 의미하지는 않는다. 상표의 미등록에 따라 등록된 상표로서 상표법상의 보호 수단의 적용을 받지 못하는 것이지, 타인의 사용이 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」에서 금지하는 부정경쟁행위에 해당하는 경우에는 해당 법에 의해서 보호를 받을 수 있으며,] 상호의 사용도 계속할 수 있으므로 이 판결의 의미는 제한적이다.

최근 전자상거래의 비중은 급격히 증가하고 있으며 이와 함께 전자상거래를 통한 위조품 판매 등 상표권침해행위도 크게 늘고 있다. 특히 전자상거래 유형 중 오픈마켓에서의 위조품 거래가 성행하고 있는데, 오픈마켓의 성질상 상표권자 등의 단속이 어렵고 실효성도 적기 때문에 권리자로서는 전자상거래를 중개하는 대형 통신판매중개자나 오픈마켓 운영자에 대하여 방조책임을 묻게 된다. 이러한 오픈마켓의 책임에 관하여 프랑스의 사례(TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, JUGEMENT PRONONCE LE 30 JUIN 2008, PREMIERE CHAMBRE B, RG 2006077799)는 오픈마켓을 중개사이트라고 하면서 그 책임을 인정한 반면, 미국의 사례(Tiffany Inc. v. eBay, Inc., 576 F. Supp. 2d 463)는 오픈마켓에 특정한 인식(specific knowledge)이 부족하다고 하여 책임을 부정하였다. 일본의 사례(東京地方裁判所平成22 年(2010) 8月31日判決言渡平成21年(ワ)第 33872 ) 역시 오픈마켓의 행위가 상표법상 침해에 해당하지 않는다면서 책임을 부정하였다. 우리나라에는 오픈마켓에「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」상 주의의무를 부여하면서 그 책임을 인정한 사례(서울중앙지방법원 2008. 8. 5.자 2008카합1901 결정)도 있고, 오픈마켓으로서는 개별 물품이 부정경쟁행위에 해당하는지 여부를 알 수 없다는 이유로 그 책임을 부정한 사례(서울중앙지방법원 2008. 11. 20. 선고 2006가합46488 판결)도 있으며, 운영자의 영업의 자유와 상표권자의 권리침해를 방지할 필요성을 비교형량하여 책임을 부정한 사례(서울중앙지방법원 2009. 9. 9.자 2009카합653 결정)도 있다. 오픈마켓이라는 이유로 오픈마켓 운영자의 책임이 당연히 부정되어서는 안 될 것이고, 결국 오픈마켓 운영자에게 오픈마켓에서 일어나는 개별거래를 관리할 권한 및 능력이 있는지 여부에 따라 그 책임 여부가 달라질 것이다. 이와 관련하여 법원이 저작권 침해에 있어 P2P 업체의 책임을 매우 높게 인정하고 있는 것에 비하여, 오픈마켓 운영자는 너무 쉽게 면책하여 주는 것은 아니냐는 비판도 제기된다. 오픈마켓 운영자가 판매자에 대하여 독점규제법상 불공정행위에 해당할 정도의 강력한 권한을 행사하고 있는 현실을 반영하여 책임 수준을 결정할 필요가 있을 것이다.

이 논문은 2008년 11월 5일 미국의 제9 연방순회항소법원에서 내려진 E.S.S. Entertainment 2000 Inc. v. Rock Star Videos, Inc. 사건에 대한 판결의 의미와 한국 게임법제도 및 게임 제작상의 시사점을 살펴본 것이다. 이 사건에서 제9 연방순회항소법원은 비디오게임의 배경이 되는 도시나 사용되는 아이템을 실제와 동일하거나 유사하게 구현하는 경우 상표권을 침해한 것이 아니라는 판결을 내렸다. 본 연구에서는 상기의 판결에서 채택된 법리를 바탕으로 게임 시나리 오를 제작할 때, 상표권의 침해 문제에 현명하게 대처할 수 있도록 게임 제작시에 고려해야 하는 요소들에 대하여 검 토하였다. 그리고 상기 판례에서 다룬 쟁점사항을 분석하고, 이를 바탕으로 하여 게임 제작시 발생할 수 있는 상표권 분쟁에 효과적으로 적용할 수 있는 바람직한 방안에 대하여 연구하였다.

인터넷에서의‘상표의 사용’에 관하여 이를 전통적인 의미의 상표의 사용 개념과 같은 관점에서 보아야 하는지 아니면 수정된 관점이 필요한지에 대해서 전 세계적으로 혼란이 일어나고 있는 것으로 보인다. 특히 Google의 AdWords 서비스를 비롯한 인터넷 검색엔진의 검색어를 이용한 광고서비스에 관련하여 미국과 유럽의 법원들은 해당국내에서조차 일관된 모습을 보이지 못하고 있다. 최근 미국 연방 제2항소법원은 Rescuecom 사건에서 Google이 AdWords 프로그램을 통하여 상표를 검색어로서 판매하고 추천하는 것은“상업적사용”에 해당한다고 판시함으로써 미국에서의 인터넷상 상표의 사용에 관한 논란에 대하여 중요한 기준점을 마련하였다. 프랑스와 독일의 법원 또한 이에 관한 혼란을 해결하기 위하여 유럽사법재판소에 회부하여 통일적 기준 마련을 시도하고 있다. 우리나라 법원은‘상표적 사용’이라는 개념을 발전시켜 왔고 인터넷에서의 상표 사용에 대하여 이를 특별히 다르게 취급하고 있지는 아니하다. 그러나 인터넷에서의 상표의 사용에 대해서는 다소 다른 접근이 필요하다. 즉 상표가 가지는 본질적 기능인 출처식별기능과 달리 이를 위한 보조적 수단인 인식가능성은 인터넷상 상표 사용 여부의 판단에 결정적인 요소라고 보기는 어렵다. 그리고 인터넷에서의 상표의 사용 문제는 사용 요건에 관한 독자적인 검토보다는 혼동가능성의 문제와 함께 동시에 고려되는 것이 바람직하다. 나아가 인터넷상에서의 새로운 상표의 사용 행위에 대응하기 위하여 전통적인 상표법상의 사용 개념을 확대할 필요가 있으나 그 범위는 상표의 출처식별기능을 넘을 수는 없다고 본다.

정보검색이나 상품 또는 서비스 구매를 위한 현대인들의 인터넷 이용도가 높아지면서, 인터넷을 이용한 다양한 형태의 광고가 나타나고 있다. 이 중 지금까지 가장 활발하게 이용되는 광고가 바로 팝업광고와 키워드광고이다. 인터넷에 팝업광고와 키워드광고를 게재하고자 하는 광고주들은 자신들의 광고가 자주 노출되기를 바라기 때문에, 타인의 등록상표, 타인의 주지(저명한 상품표지 또는 영업표지를 키워드로 구매하거나 이러한 키워드와 관련된 인터넷 공간을 구매하여 팝업광고와 키워드광고를 하고 있다. 검색엔진은 위와 같은 단어 등을 키워드로 판매함으로써 상당한 매출을 올릴 수 있기 때문에 팝업광고와 키워드광고는 다른 광고시장보다 눈부시게 성장하고 있는 상황이다. 그러나 팝업광고 또는 키워드광고와 관련하여 타인의 등록상표 또는 주지(저명한 상품∙영업표지를 사용하는 것은 해당 상표권자 등과의 관계에서 크고 작은 분쟁을 야기시키고 있어 이러한 행위가 상표법 및‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’(이하‘부정경쟁방지법’)을 위반하는 것은 아닌지 문제된다. 팝업광고 및 키워드광고의 상표권 침해 여부 혹은 부정경쟁행위 해당 여부에 대하여 가장 활발한 논의가 이루어지고 있는 곳은 미국이다. 그러나 미국의 법원은 팝업광고 및 키워드광고의 위법성에대하여 서로 엇갈린 판결을 내리고 있어 그에 대한 명확한 결론이 내려지지는 않은 상황이다. 연방상표법은 상표권 침해를 인정하기 위하여 크게 (i) 상표적 사용과 (ii) 혼동가능성이라는 두 가지 요건을 요구하고 있는데, 팝업광고 및 키워드광고의 상표권 침해 등과 관련하여 미국의 법원 및 학자들 사이에서 가장 큰 논란이 되고 있는 쟁점은 팝업광고 및 키워드광고가 미국 연방상표법의 규정상 타인의 상표를‘상표적으로 사용’한 것으로 볼 수 있는가하는 점이다. 이에 대해서 근래 미국에서는 상표권침해 여부를 판단함에 있어 상표권 침해의 결과로서‘수용자의 오인, 혼동가능성’만을 고려하였던 종래의 무분별한 입장을 비판하면서 상표권 침해의 요건으로서‘상표적 사용’이 존재할 것을 먼저 요구하는 한편 그 행위태양을‘상품의 출처를 표시하는 행위’로 엄격히 제한하여 상표권의 부당한 확대를 방지하려는‘상표사용이론’이 대두하였고, 미국에서는 그러한 주장이 다수의 학설과 판례에 의하여 지지를 얻어가고 있는 중이다. 동 이론에 따르면, 상표적 사용에 해당하기 위해서는‘상품 출처 표시’를 목적으로 타인의 상표를 사용하는 것이 전제되어야 하므로, 광고주의 팝업광고나 키워드광고의 내용 자체에 타인의 상표 등이 포함되지 않는 한 팝업광고나 검색엔진과 관련하여 키워드 등이 사용되고 있는 것은‘상품 출처 표시’로서의 사용에 해당하지 아니하여 상표권을 침해한 것으로 볼 수 없다고 한다. 다만, 광고주의 광고 자체에 타인의 상표가 직접적으로 이용되어 광고주의 상품의 출처를 표시하는 방법으로 타인의 상표가 사용되었고 이로 인하여 소비자들에게 혼동가능성을 야기하였다면, 상표권자는 광고주에 대하여 상표권 침해로 인한 책임을 물을 수 있고, 검색엔진 등은 해당 검색엔진의 비즈니스 모델이 상표권 침해를 야기하는 방향으로 개발되었다면 이에 대하여 기여책임을 부담할 수 있다고 한다. 우리나라에서는 아직 팝업광고나 키워드광고의 위법성에 관한 본격적인 논의가 이루어지지 않고 있다. 그러나 최근 서울고등법원은 포털사이트의 키워드광고 검색 결과 최상단에 빈공간(여백)을 적절히 확보하여 새로운 키워드광고를 삽입하거나 기존에 제공되는 광고 내용을 대체하는 등의 프로그램에 대한 가처분이의사건에서, 타인의 영업표지를‘사용’한다고 하기 위해서는 적어도 타인의 영업표지를 행위자 자신의 영업의 출처를 나타내는 방법으로 사용하여야 한다고 설시하였다. 나아가 부정경쟁행위에 대하여 형사처벌이 가능하다는 점에 비추어 볼 때, 사안과 같이 자신의 영업표지와 타인의 영업표지를 함께 나타나게 하는 경우까지 위‘사용’개념을 확장해석 할 수는 없으므로, 문제의 광고방식이 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판단하였다. 그렇지만 이러한 광고방식은 타인의 저명한 영업표지 등이 가지는 신용에 편승하여 타인의 영업을 방해하는 정도가 상도덕이나 관습에 반하여 공서양속 위반에까지 이를 정도로 불공정하여 위법성이 인정되므로 업무방해로 인한 불법행위책임이 인정된다고 판시하여 자칫 규제의 사각지대에 놓일 수 있는 인터넷 광고 형태를 규제하였는바, 이러한 접근은 팝업광고나 키워드광고의 위법성 판단에 있어서도 참고할 수 있을 것으로 생각된다. 우리나라의 현행 상표법과 부정경쟁방지법상 상표권 침해행위나 부정경쟁행위를 판단함에 있어서는 타인의 등록상표, 타인의 주지∙저명한 상품표지 또는 영업표지를‘사용’할 것이 요구되고, 상표법이나 부정경쟁방지법의 입법목적을 고려할 때 여기서‘사용’이란 특정 상품이나 서비스의 출처를 식별하기 위하여 상표나 표지를 사용하는 것을 의미하는 것으로 해석하여야 한다. 이러한 해석 하에서는 팝업광고나 키워드광고의 내용 자체에 타인의 등록상표 또는 주지∙저명한 표지가 사용되지 않는 한, 즉 타인의 상표나 표지로 이루어진 키워드가 광고주의 팝업광고나 키워드광고를 나타나게 하는 내부적 알고리즘으로만 사용된 것에 불과 하다고 볼 수 있는 한, 해당 팝업광고나 키워드광고가 상표법이나 부정경쟁방지법에 위반된다고 보기는 어렵다고 생각된다. 다만, 팝업광고나 키워드광고 자체에 타인의 등록상표, 타인의 주지∙저명한 상품표지 또는 영업표지를 광고주의 상품이나 서비스의 출처표시로서 인식할 수 있는 부분이 포함되어 있다면 관련 광고주에게는 상표법 또는 부정경쟁행위 위반에 따른 직접책임을, 검색엔진 등에게는 그 관여 정도에 따라 공동불법행위 또는 방조의 책임을 물을 수 있을 것이다. 검색엔진의 이러한 책임과 관련하여서는 인터넷서비스제공자의 책임 및 면책과 관련된 규정을 도입하는 방안도 고려해 볼 수 있을 것이다. 팝업광고나 키워드광고 자체에 타인의 등록상표 등이 해당 광고에 직접 표시되어 혼동가능성을 주는 경우는 별론으로 하고, 현행 상표법 및 부정경쟁방지법상 상표권 침해나 부정경쟁행위 성립을 인정하기 위한‘상표적 사용’또는‘표지적 사용’ 의 해석, 혼동가능성의 판단시점 문제 등을 고려할때, 팝업광고나 키워드광고에 대하여 상표권 침해나 부정경쟁행위 성립을 인정하는 것은 쉽지 않아 보인다. 그러나 팝업광고나 키워드광고에는 분명히 타인이 막대한 비용을 투자하여 쌓아 올린 상표 또는 표지가 가지는 신용(good will)이나 고객흡인력에 무임승차하여 부당하게 이익을 도모한다는 측면이 있으므로, 이를 규제할 필요성이 전혀 없다고 말할 수는 없다. 이와 관련하여서는 민법상의 불법행위책임이나‘정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률’에 의한 규제를 고려해 볼 수 있고, 나아가 입법론적 해결도 생각해 볼 수 있을 것이다. 이러한 과정에서 궁극적으로는 타인의 등록상표나 상품 또는 영업표지를 이용한 다양한 형태의 영업활동을 보장하고 자유경쟁을 통하여 이용자들에게 많은 정보를 제공할 것인지, 아니면 상표나 상품 또는 영업표지의 신용 및 고객흡인력을 쌓기 위하여 많은 노력과 비용을 들인 상표권자 등 권리자의 이익을 우선할 것인지에 대한 이익형량을 통하여 권리자의 이익 보호와 자유경쟁을 통한 소비자의 이익 극대화라는 두 명제 사이에서 적절한 해결점을 찾아야 할 것으로 보인다.

商標法과 􂸝正競爭防止法은 상표보호요건으로 識別力을 요구하고 그 보호범위도 識別力의 범위와 비례한다. 그 중요성에도 불구하고 국내 판례를 보면 식별력의 개념과 그 判斷基準은 아직 명확하게 정리되지 못한 것으로 보인다. 특히, 식별력 여부의 문제는 상표 그 자체의 관념뿐만 아니라 지정상품이나 서비스와의 관계 그리고 수요자의 인식과 거래계의 수요를 종합적으로 고려해서 면밀한 분석과 진지한 고민을 해야한다. 그런데“, 우리은행”에 관한 특허법원의 판결을 보면, 피상적으로는 거래계와 수요자의 인식을 기준으로 전체적 관찰을 한다고 하면서도 실제로는 문제된 등록서비스표의 문자와 도형을 관념적이고 분석적으로 파악함으로써 현실의 수요자 인식과는 거리가 있는 판단에 도달한 것으로 보인다. 표장의 식별력을 판단할 때, 표장 자체의 관념에 비중을 많이 둔 소위“觀念的識別力의 强弱(Conceptual Strength)”에만 매달릴 것이 아니라, 수요자와 거래계의 인식에 의해서 형성된 소위 “商業的識別力의 强弱(Commercial Strength)”도 충분히 고려되어서 판단되어야 한다. 외국의 경험을 보면, 경제발전과 시장성숙에 따라서 수요자의 출처혼동방지가 중요해지고 식별력의 기준이 낮아지는 경향을 발견할 수 있다. 이제 대법원은 식별력의 개념에 관해서 보다 선진화된 기준을 확립해가면서 하급심판결을 리뷰해볼 때가 되었다.

희석화 이론이란 혼동가능성의 유무와 상관없이 상표 자체의 재산적 가치를 보호하기 위하여 등장한 상표 보호 이론이다. 즉, 유명상표와 동일∙유사한 상표를 지정상품과 전혀 다른 별개의 상품에 사용하는 행위라 하더라도 이를 금지함으로써 상표 자체에 화체되어 있는 신용과 명성 또는 고객흡인력 등과 같은 재산적 가치를 보호하고자 하는 것이 바로 희석화 이론인 것이다. 본질적인 측면에서 볼 때, 상표의 희석이란 결국 유명상표와 동일∙유사한 상표를 사용하여 유명상표와 지정상품 사이에 형성되어 있던 단일한 연관 관계를 훼손하는 것이라고 볼 수 있으므로, 이로부터 희석화 이론의 구체적인 적용 기준으로서 유명성∙동일성∙단일성 요건을 도출해 낼 수 있다. 따라서, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상의 희석화 방지 규정을 해석∙적용함에 있어서도 위와 같은 유명성∙동일성∙단일성 요건이 하나의 기준이 될 수 있다. 문제는 희석화 이론을 어느 범위에서 적용할 것 인지에 달려 있다고 할 것이다. 희석화 이론의 해석∙적용에 있어서는, 그것이 사용하기에 따라서는 매우 유용할 수도 있는 법적 도구임에는 틀림없으나 그 무분별한 확대 적용은 전통적인 상표법 체계 하에서 상표권자의 이익과 일반 공중의 이익 사이에 형성되었던 균형과 조화를 파괴하는 결과를 가져올 수 있음을 명심하여야 한다. 이를 위해서는, 희석화 이론이 적용되지 않는‘상표의 비상업적 사용’범위를 설정함에 있어서 상표의 사용 목적이나 영리성 내지 상표가 상품 출처를 나타내는 표지로서 사용된 것인지의 여부 등을 고려함으로써 합리적인 결론을 도출하는 것이 무엇보다도 중요하다. 이를 통해, 유명상표 소유자의 이익과 일반 공중의 이익이 균형을 이루고 나아가 자유 경쟁과 공정 경쟁이라는 두 가지 이념을 조화시킬 수 있는 방향으로 희석화 이론을 해석∙적용해 나가야 할 것이다.

상표권의 위법한 침해는 민법상 불법행위에 해당하므로 민법 제750조에 의한 손해배상청구권이 인정되고 이는 특허권, 의장권, 실용신안권, 저작권등의 지적재산권에서와 마찬가지이다. 그러나 상표권을 포함한 지적재산권의 침해에 있어서는 침해행위로 인하여 발생한 손해의 범위를 입증하는 것이 쉽지 아니하므로 상표법 제67조에서는 다른 지적재산권법과 유사하게 손해액의 입증을 완화하기 위한 특별규정을 두고 있다. 특히 일본 특허법의 영향으로 2001년 개정 상표법에서 상표권자등의 입증부담을 제2항보다 더 완화한 제1항을 도입하면서 상표권자등으로서는 상표권 침해로 인한 손해배상을 청구함에 있어 입증방법에 관한 선택의폭이 더욱 넓어졌다고 할 것이다. 제1, 2항은 손해의 발생 자체까지 추정하는 규정은 아니지만 그 입증의 정도는 상당히 완화되어 있다. 그러나, 실제로 상표권을 사용하고 있지 아니한 권리자까지 위 규정에 의하여 보호하는 것은 과잉배상으로써 허용되지 아니한다고 보아야 할 것이다. 또한 위 규정에의한 이익의 범위에 대하여는 그 입법취지 등에 비추어볼 때 한계이익으로 파악하는 것이 타당하다고 보인다. 제3항의 해석과 관련하여서는 제1, 2항과는 달리 손해의 발생까지도 의제된다고 할 것이므로 상표권자등으로서는 권리의 침해만 입증하면되지만, 침해자로서도 실제로 손해가 발생하지 아니하였음을 입증하여 면책될 수 있다고 할 것이므로, 결국 실제로 상표권을 사용하고 있지 아니한 권리자의 경우 제1, 2항의 논의에서와 마찬가지로 이규정에 의하여 손해를 인정받기는 어려울 것이다.