NPE의 특허가 무효사유도 없고 표준필수특허가 아닌 경우에는 침해금지청구를 제한할 방법이 없을까? 이와 관련하여 미국의 eBay 판결의 배경, 그 내용 및 의미를 살펴본다. 그 다음 공정거래법 상 NPE의 권리행사를 부당한 특허권의 행사로 볼 수 있는지를 검토하기 위해 우리 공정거래법 실무를 살펴본 후 독일 및 유럽의 대표적 사례도 함께 검토한다. 그리고 독일에서는 최근 특허법 개정안이 제시되어 있는데, 여기에서는 비례성을 감안하여 침해금지청구권을 예외적으로 제한할 수 있다고 하여 주목된다. 그리고 국내에서도 입법론적으로 침해금지청구권을 제한하자는 제안이 있었기 때문에 이를 살펴본다. 독일 특허법 개정안에서는 의도적으로 비례성을 판단하는 기준을 명시하지 않았다. 우리나라에서는 특허권자의 충분한 보상을 위해서 3배 손해배상제도가 이미 도입되었고, 앞으로 원활한 증거수집을 위한 개선(독일식 전문가 증거조사를 포함한 소위 ‘한국형 디스커버리’)도 입법 추진되고 있는데, 이들이 실무상 잘 정착된다면 특허권자와 실시자 이익 사이에서의 적절한 균형을 찾는다는 관점에서 특허권자의 침해금지청구의 제한이 가능하도록 특허법을 개정하는 것도 고려할 수 있다.

Is there any way to limit the injunction based on a NPE’s patent if the patent is valid and does not correspond to a standard essential patent(SEP)? First of all, the background, content and meaning of the eBay decision are reviewed. Next, in order to examine whether the lawsuit of NPE can be considered as the unfair exercise of patent under the Fair Trade Act, the Korean practice as well as some cases in Germany and Europe are reviewed. In addition, an amendment to the patent law is being discussed in Germany, which is noteworthy in that the injunction can be exceptionally limited in consideration of proportionality. There is also a proposal to restrict the injunction in Korea. The German patent law amendment intentionally did not specify the criteria for determining proportionality. In Korea, a triple damage compensation system has already been introduced for sufficient compensation for patent holders, and improvements for effective evidence collection (so-called ‘K-discovery’ similar to inspection in Germany) are discussed. If these are well established in practice, the Korean patent act could be amended to allow the restriction of injunction from in view of appropriate balance between the interests of the patentee and the infringers.

I. 도입부
II. 미국 eBay 판결의 배경 및 의미
    1. 미국의 보통법⋅형평법 상 구제수단 및기존의 판례
    2. eBay 판결의 내용 및 그 의의
III. 공정거래법에 의한 침해금지청구 제한가능성 검토
    1. 우리나라 공정거래법의 검토
    2. 독일 및 유럽에서의 공정거래법에 의한침해금지 제한
    3. 검토
IV. 특허법 개정 필요성 검토
    1. 독일 특허법 개정안에 대해
    2. 국내에서의 기존 개정 제안
    3. 특허권자의 구제수단과의 균형을 고려한특허법 개정 검토
V. 결론

• 황의철(김앤장법률사무소, 서울대학교 법과대학) | Eui-Chul Hwang