NPE의 특허가 무효사유도 없고 표준필수특허가 아닌 경우에는 침해금지청구를 제한할 방법이 없을까? 이와 관련하여 미국의 eBay 판결의 배경, 그 내용 및 의미를 살펴본다. 그 다음 공정거래법 상 NPE의 권리행사를 부당한 특허권의 행사로 볼 수 있는지를 검토하기 위해 우리 공정거래법 실무를 살펴본 후 독일 및 유럽의 대표적 사례도 함께 검토한다. 그리고 독일에서는 최근 특허법 개정안이 제시되어 있는데, 여기에서는 비례성을 감안하여 침해금지청구권을 예외적으로 제한할 수 있다고 하여 주목된다. 그리고 국내에서도 입법론적으로 침해금지청구권을 제한하자는 제안이 있었기 때문에 이를 살펴본다. 독일 특허법 개정안에서는 의도적으로 비례성을 판단하는 기준을 명시하지 않았다. 우리나라에서는 특허권자의 충분한 보상을 위해서 3배 손해배상제도가 이미 도입되었고, 앞으로 원활한 증거수집을 위한 개선(독일식 전문가 증거조사를 포함한 소위 ‘한국형 디스커버리’)도 입법 추진되고 있는데, 이들이 실무상 잘 정착된다면 특허권자와 실시자 이익 사이에서의 적절한 균형을 찾는다는 관점에서 특허권자의 침해금지청구의 제한이 가능하도록 특허법을 개정하는 것도 고려할 수 있다.

세계적으로 자유무역협정(FTA), TTP (Trans- Pacific Partnership) 등의 국제 무역협정이 빠르 게 확산되는 가운데 독자적인 기술보다는 전 세계 적으로 통용되는 표준 기술에 대한 수요가 증가하 고 있으며, 산업 경쟁력을 확보하려면 국제표준의 선점은 필수가 되고 있다. 이에 따라 표준특허의 개발을 둘러싼 각국의 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다. 표준특허 또한 기본적으로 특허의 기본원칙에 따라 독점배타권을 가지나, 표준특허는 특성상 침 해가 불가피하고, 기술의 상용화를 통한 보급과 활용이라는 측면에서 표준화 단체의 FRAND 정 책에 따라 표준특허는 그 배타권이 제한되고, 표 준기술을 누구나 공평하게 사용할 수 있는 공익적 인 기능이 보장된다. 이에 따라 표준특허권은 필 연적으로 각국의 경쟁법 또는 독점규제법과 연관 될 수밖에 없으며, 표준특허권자의 침해금지청구 (prohibitory injunction)권 행사가 경쟁법 또는 독점금지법에서 금지하는 시장지배적 지위의 남 용이 아닌지 여부에 관해서 각국에서 견해가 대립 되고 있다. 이번 Huawei v. ZTE 사건에서의 사법재판소 의 판결은 표준특허권자의 권리 제한의 근거를 TFEU 102조 및 표준특허권자에 의한 FRAND 선언에서 찾고 있으며, 표준특허의 소유자가 FRAND 라이선스 조건이 비차별적인지 등의 여 부를 판단하는데 필요한 정보의 접근성에 있어서 침해자보다 더 유리한 위치에 있다고 보아, 침해자 가 단순히 라이선스 의사만 표현한 경우에도 표준 특허 소유자에게 구체적인 조건을 제시하여 더 적 극적으로 라이선스 합의를 도출할 의무를 부여하 고 있다. 또한, 기존과 달리 침해자가 라이선스 합 의 의사와 별개로 특허의 표준특허 여부 및 유효성 에 대하여 보다 자유롭게 다툴 수 있게 되었다. 이번 유럽 사법재판소의 판결은 표준특허권 자의 침해금지청구권 등의 권리행사가 경쟁법 TFEU 102조에 따른 시장지배적 지위의 남용에 해당하는지 여부에 대하여 유럽 차원의 통일적 해 석 기준을 제시하는 점에서 당사자들에게 예견가능성을 부여하고, 이를 통하여 사회 경제적 분쟁 비용을 완화시키며, 표준화의 효율성 증대 효과를 높일 수 있게 하였다. 상기 유럽 사법재판소의 판결은 표준특허권자 의 침해금지청구가 어떤 경우에 시장지배적 지위 의 남용에 해당하는지에 관하여 국내 심사지침에 서 참조할 수 있는 명확하고 구체적인 기준을 제 시하고 있다는 점에서 의의가 있다. 국내 심사지 침에서 표준특허권에 기반한 침해금지청구권을 행사하기 전에 당사자들이 지켜야 할 절차 및 기 준이 모호한 현 상황에서, 상기 유럽 사법재판소 에서 제시한 절차 및 기준을 참조하여 국내 심사 지침을 정비한다면, 침해금지청구권을 행사하기 전에 당사자들이 지켜야 할 절차 및 기준을 보다 명확하게 하여서, 당사자들에게 예견가능성을 부 여하고, 사회 경제적 분쟁 비용을 완화시킬 수 있 을 것이다.

특허권을 보유하는 자는 특허권에 대한 침해가 있는 경우 다음 사항을 주장 및 입증함으로써 특허권 침해금지청구를 할 수 있는바, (1) 특허권자가 특허권 침해로 인하여 회복할 수 없는 손해를 입는 다는 점, (2) 금전적 손해배상과 같은 구제책은 회복할 수 없는 손해를 적절하게 구제할 수 없다는 점, (3) 특허권자와 침해자간 이익형량을 고려할때 특허권 침해금지청구에 대한 인용이 필요하다는 점, (4) 특허권 침해금지청구를 인용하더라도 공공의 이익이 침해당하지 않는다는 점이 그것이다. 나아가, e Bay v. mercExchange 사안 이후의 판결들에 대한 분석에 의하면 (1) 각 급 법원들은 여전히 대부분의 사안에서 특허권 침해금지청구를 인용하고 있고, (2) 특허권자와 침해자가 관련시장에서 직접적인 경쟁관계에 있을 경우 일반적으로 특허권 침해금지청구가 인용되고 있으며, (3) 만일 특허권자가 특허발명을 이용하여 사업을 수행하지 않는 경우에는 특허권 침해금지청구가 기각되고 있고, (4) 침해의 고의성, 복합 발명의 존재, 특허권자의 실시권 부여 의향 및 장래의 침해 가능성과 같은 다른 요소들은 특허권 침해에 있어서 특허권 침해금지청구의 인용 또는 기각 여부에 대한 결정적 요소는 아니라는 사실이 확인된다.