우리나라의 특허실무는 의료행위에 관한 발명 에 대해서 산업상 이용가능성이 없다는 이유로 특 허를 부여하지 않는데, 이와 관련하여 기존 의약 물질의 투여용법⋅용량에만 특징이 있는 발명이 의료행위에 관한 발명으로서 특허를 부여받을 수 없는 것인지, 아니면 의약용도발명의 일종으로서 이에 대해 특허성이 인정될 것인지에 관해 논란이 있었고, 최근 대법원 2014후768 전원합의체판결 은 투여용법⋅용량에 특징이 있는 의약발명이 의 약용도발명의 일종으로서 신규성과 진보성의 특 허요건을 충족하는 경우 특허를 부여받을 수 있다 고 판시하였다. 이 논문은 투여용법⋅용량에 특징이 있는 의약 발명의 특허성을 인정하는 것이 타당한지의 문제와 그 논의의 전제로서 위 발명의 본질이 대상 질병에 특징이 있는 의약용도발명과 동일한 것인지를 연구 하였고, 이에 부수하여 의약용도발명과 의료행위에 관한 발명과의 관계를 검토하였다. 나아가 투여용 법⋅용량에 특징이 있는 의약발명에 대한 신규성과 진보성의 심사기준에 대해 연구하고, 위 발명의 보 호범위 및 특허권의 효력 문제로서 의사의 의료행 위와의 충돌의 조화 방안을 연구하였다. 투여용법⋅용량에 특징이 있는 의약발명도 특 정 질병의 효과적인 예방 또는 치료라는 의약의 쓰임새에 특징이 있는 발명이라는 점에서 기존의 의약용도발명과 달리 취급할 합리적인 이유가 없 으므로, 위 발명이 신규성과 진보성의 특허요건을 충족하는 경우에는 특허를 부여함이 옳다. 의사가 투여용법⋅용량에 특징이 있는 의약용도발명과 동일한 성분의 의약물질을 특허받은 투여용법⋅ 용량대로 환자에게 사용하는 경우 특허발명을 업 으로 실시하는 것에 해당하여 특허권을 침해하는 결과가 초래될 수 있으나, 의사의 의료행위는 인 간의 생명권과 건강권을 보호하기 위한 수단이므 로 특허권에 의해 제한되는 것을 방지할 필요가 있다. 따라서 특허법에 의사의 의료행위에 대하여 는 특허권의 효력범위를 제한하거나 특허침해책임 에서 면책시키는 명문의 규정을 둘 것을 제안한다.

우리나라의 특허실무는 의료행위에 관한 발명 에 대해서 산업상 이용가능성이 없다는 이유로 특 허를 부여하지 않는데, 이와 관련하여 기존 의약 물질의 투여용법⋅용량에만 특징이 있는 발명이 의료행위에 관한 발명으로서 특허를 부여받을 수 없는 것인지, 아니면 의약용도발명의 일종으로서 이에 대해 특허성이 인정될 것인지에 관해 논란이 있었고, 최근 대법원 2014후768 전원합의체판결 은 투여용법⋅용량에 특징이 있는 의약발명이 의 약용도발명의 일종으로서 신규성과 진보성의 특 허요건을 충족하는 경우 특허를 부여받을 수 있다 고 판시하였다. 이 논문은 투여용법⋅용량에 특징이 있는 의약 발명의 특허성을 인정하는 것이 타당한지의 문제와 그 논의의 전제로서 위 발명의 본질이 대상 질병에 특징이 있는 의약용도발명과 동일한 것인지를 연구 하였고, 이에 부수하여 의약용도발명과 의료행위에 관한 발명과의 관계를 검토하였다. 나아가 투여용 법⋅용량에 특징이 있는 의약발명에 대한 신규성과 진보성의 심사기준에 대해 연구하고, 위 발명의 보 호범위 및 특허권의 효력 문제로서 의사의 의료행 위와의 충돌의 조화 방안을 연구하였다. 투여용법⋅용량에 특징이 있는 의약발명도 특 정 질병의 효과적인 예방 또는 치료라는 의약의 쓰임새에 특징이 있는 발명이라는 점에서 기존의 의약용도발명과 달리 취급할 합리적인 이유가 없 으므로, 위 발명이 신규성과 진보성의 특허요건을 충족하는 경우에는 특허를 부여함이 옳다. 의사가 투여용법⋅용량에 특징이 있는 의약용도발명과 동일한 성분의 의약물질을 특허받은 투여용법⋅ 용량대로 환자에게 사용하는 경우 특허발명을 업 으로 실시하는 것에 해당하여 특허권을 침해하는 결과가 초래될 수 있으나, 의사의 의료행위는 인 간의 생명권과 건강권을 보호하기 위한 수단이므 로 특허권에 의해 제한되는 것을 방지할 필요가 있다. 따라서 특허법에 의사의 의료행위에 대하여 는 특허권의 효력범위를 제한하거나 특허침해책임 에서 면책시키는 명문의 규정을 둘 것을 제안한다.

수치한정발명은 공지발명에‘수치’라는 구성 이 개시되어 있지 않거나, 그 구성에 차이가 있음에 도 대부분 그 수치범위에 임계적 의의가 없다거나, 반복 실험에 의해 쉽게 도출할 수 있는 단순한 수치 한정에 불과하다는 이유로 특허성을 인정받지 못 한다. 그런데 최근 수정한정에 따른 임계적 의의가 없음에도 진보성이 인정된 대법원 판결들이 나타 나고 있고, 일본에서도 지적재산고등재판소가 생긴 이후 수치한정발명에서 진보성을 인정하는 사례들 이 많이 생겨나고 있다. 우리나라의 경우는 대부분 기술적 과제 내지 효 과의 이질성으로 인해 특허성이 인정되고 있지만, 일본의 경우는 임계적 의의로 인해 특허성이 인정된 사례도 있고, 또한, 효과의 이질성 내지 임계적 의의 가 없더라도 수치한정의 기술적 의의만으로 인해 특허성이 인정된 사례도 찾아볼 수 있다. 수치한정 을구성의곤란성관점에서바라볼때수치한정자체 에 기술적 의의가 있는 경우에는 해당 수치한정을 용이하게 도출할 수 있다고 볼 수 없기 때문에 우리 나라에서도 일본처럼 수치한정 자체에 기술적 의의 를 갖는 경우에도 특허성을 인정할 수 있도록 새로 운 판단기준을 마련해야 할 것이다 한편 수치한정을 수반하는 파라미터 발명의 경우 넓은 의미에서의 수치한정발명에 포함된다. 하지만 우리나라에서는 파라미터 발명에 관한 판 단기준을 수치한정발명의 판단기준과 별도로 제시 하고 있기 때문에 실무적으로 수치한정발명과 파 라미터 발명을 별도로 구분해서 특허성 여부를 판 단하고 있다. 그런데 이러한 이원론적인 접근 방법 은 특허성 판단 이전에 청구항에 기재된 발명이 파 라미터 발명인지 수치한정발명인지를 구분해야 하 기 때문에 심사관이나 심판관에게 부담이 될 수 있 고, 잘못된 판단을 초래할 가능성도 있다. 또한, 수 치를 포함한 발명이 수치를 한정하고 있는 대상(관 용적 파라미터인지 특수한 파라미터인지)에 따라서 그 판단방법이 달라진다는 것은 타당하다고 말하 기 어렵기 때문에 수치를 포함한 모든 발명에 공통 적으로 적용될 수 있는 통합적인 판단기준이 필요 하다고 본다. 이글에서제시된통합적인판단기준은현재의 판단기준을 그대로 따르면서도 수치한정발명이든 파라미터 발명이든 관계없이 하나의 판단기준만으 로 특허성 여부를 판단할 수 있도록 한 것이어서, 수치한정을 포함한 모든 발명의 특허성 여부를 좀 더 일관적이고 효율적으로 판단할 수 있게 될 것으 로 기대된다.

대표적인 후행발명 혹은 개량발명들인 광학이 성질체 발명, 결정형 발명, 기타 선택발명들의 특허 성을 판단함에 있어서는, 이들 발명들이 기존의 기 술수준을 향상시킴으로써 기술 발전과 산업의 발 전이라는 특허법적 목적을 충실히 달성하였는지와 기술내용의 공개를 통하여 그 성과를 사회가 공유 할 수 있게 되었는지를 살펴, 출원인에게 기술개발 인센티브로서의 특허권이라는 배타적인 독점권을 부여할지 혹은 후속 발명자의 발명의지를 꺾지 않 도록 공중의 자유이용에 맡겨야 할지 조화롭고 균 형 있는 판단이 요구된다. 일반적인 화학물질 발명에 있어서는 물질 자체 가 발명의 구성에 해당하고, 그 물질을 실제로 제조 하였다는 것이 발명의 효과에 해당하는 경우가 많 이 있어서, 발명자가 원소분석치, 융점, 굴절율 등 그와 같은 구성을 가진 물질을 실제로 제조할 수 있 다는 점을 보이기만 하면 명세서 기재요건으로서의 발명의 효과기재가 있는 것으로 볼 수 있겠지만, 이와는 달리 선택발명은 기본적으로 중복발명이어 서 신규성이 없다고 하여야 할 것임에도 예외적으 로 선행발명이 인식하지 못한 우수한 효과를 가졌 다는 점에서 특허권을 부여하는 것이기 때문에 일 반적인 화학물질발명과는 구별되는 기재요건, 신 규성, 진보성요건을 충족하여야 한다. 선택발명에 있어서 신규성, 진보성에 직접적인 영향을 미치는 명세서 기재 정도에 관한 기준을 명 확히 함은, 궁극적으로 해당발명을 완성한 특허 출 원인의 부담을 경감시키고, 해당특허를 이용 혹은 회피하려는 후행발명자들에게 있어 법적안정성을 제공할 수 있을 것이라고 생각한다.

본 연구는 우리나라에서 하나의 발명이 유효한 특허권으로 확정되는 과정에서 나타나는 두 가지 분쟁 형태, 즉 결정계(ex parte)와 당사자계(inter parte)를 대상으로 하여 분쟁에서의 승리에 영향을 미치는 요인에 대한 분석을 한 최초의 논문이며 기업, 소송, 대리인, 특허차원에서의 특성들을 설명변수로 구성하여 2단계 프로빗 회귀분석을 하였다. 분석모형에 따르면, 상대적 심판제기율, 심판제기까지 걸린 시간, 대리인 교체, 복수(複數) 대리인 등에서 결정계와 당사자계간에 평균 한계효과(average marginal effect)의 차이가 나타났다. 결정계의 경우 이들 변수가 승소확률을 낮추는 요인이 되지만, 당사자계의 경우 반대로 승소확률을 높이는 요인으로 작용하였다. 그런데, 결정계와 당사자계 모두에서 특허를 출원한 대리인의 경험이 많을수록 승소확률을 낮추는 역설적인 결과가 나타났다. 그러나, 이는 대리인의 경험이 많을수록 심판제기 확률이 높아지는 표본선택(sample selection)의 효과가 이미 반영되어 있기 때문이며, 대리인 경험의 전 범위에 적용할 수는 없을 것이다. 특허의 가치를 나타내는 청구항수는 승소확률을 높이는 것으로 나타났다. 본 연구에서는 자연인인 특허대리인에 한정하였고, 특허대리인의 경험을 출원대리에 한정하였으나, 앞으로 소송대리의 경험, 특허법인 차원에서의 특성자료, 더 나아가 특허인용 자료와 연결이 된다면 많은 추가적인 연구주제들이 파생될 수 있을 것이다.