특허법 제42조는 발명가에게 기술 공개의 대가로 독점권을 부여하는 대신 통상의 기술자가 별다른 어려움 없이 명세서만으로 해당 발명을 재현할 수 있도록 명세서 기재 요건을 규정하고 있다. 명세서 기재 요건은 실시가능 요건, 뒷받침 요건, 명확성 요건으로 나눌 수 있는데, 공개된 명세서를 통해 대중은 혁신적인 기술을 향유할 수 있을 뿐 아니라 공개의 대가로 주어지는 독점 권의 범위를 가늠할 수 있기 때문에 발명의 특허 성과 관련하여 매우 중요하다. 한편, 원천(original) 물질의 발명에 많은 시간과 자본이 요구되는 상황에서 물질의 특성을 측정하고 조합하는 기술의 발전에 힘입어 성질 또는 특성에 의하여 물건을 특정하는 기재를 포함 하는, 소위 파라미터로 한정된 물질의 개발과 특허출원이 활발히 이루어지고 있다. 파라미터발명 의 특허성은 구조로 특정이 곤란한 물질 등을 물질의 물리적, 화학적, 생물학적 성질 등을 대변하는 기술적 변수를 통해 특정한 것에 있으므로, 파라미터 형식의 상관관계식이 발명의 구성요건으로 포함되어 있다고 하더라도 모두 파라미터발명으로 볼 것은 아니다. 파라미터가 공지된 발명과는 다른 과제를 해결하기 위한 유의미한 기술수단으로 평가될 수 있는지에 따라 파라미터발명과 그 밖의 수치한정발명이나 선택발명으로 구분하는 것이 바람직하다. 파라미터의 기술적 의미를 파악하는 것은 신규성이나 진보성 부정 여부를 판단할 때 뿐만 아니라 발명의 명세서 기재 요건 충족 여부를 판단할 때에도 선행되어야 할 것이다. 명세서 기재 요건 중 실시가능 요건은 심사 및 소송실무에서 많은 비중을 차지하고 있는데, 판례와 학설은 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준에 비추어 명세서 기재를 보고 쉽게 재현할 수 있는지를 기준으로 판단해야 한다고 본다. 대법원은 선택발명과 수치한정발명의 명세서 기재 요건에 대해 설시한 바 있으나, 파라미터발명을 직접 다룬 적은 없다. 파라미터발명은 창작자가 창작하거나 새로이 조합한 경우 통상의 기술자가 그 기술적 의미를 파악하기 쉽지 않기 때문에 실시가능 요건 충족 여부를 판단하기 위해 발명의 명세서에 기재된 개별 고려 요소들 즉, 파라미터의 정의, 파라미터의 측정방법, 조건, 기구, 실시례와 비교례, 수치한정이 포함된 경우 한정의 범위와 이유, 파라미터와 효과와의 상관관계 등을 두루 검토해야 할 것으로 보인다. 그러나, 파라미터발 명에서도 실시가능 요건은, 통상의 기술자가 명세서 기재를 통해 파라미터의 기술적 의미와 효과를 이해하고 이를 쉽게 재현할 수 있는지를 중심으로 판단하면 족하다. 파라미터를 이용하여 물질 등을 특정한 경우를 일반적인 화학구조로 특정한 경우와 비교하여 명세서 기재 요건을 엄격히 요구할 필연적인 이유는 없다. 또한, 개별 고려 요소들마다 상세한 기재를 요구할 경우 해당 발명이 가지는 객관적 기술의 가치에도 불구하고 절차적 요건 불비로 특허를 받지 못하는 경우를 방지할 필요도 있다. 어떤 파라미터가 공지된 발명과는 다른 과제를 해결하기 위한 유의미한 기술수단으로 평가될 수 있는 경우라면 해당 파라미터발명의 효과 및 파라미터와 효과와의 상관관계만 개시되어도 충분 하고, 선택발명이나 수치한정발명에서 논의되는 임계적 효과, 정량적 기재 내지 비교실험결과까지 기재할 필요도 없으며, 파라미터의 유도과정이나 작용기전의 개시도 고려할 것은 아니다. 정리하자면, 파라미터의 정의, 측정방법, 조건, 기구, 수치한정의 범위와 이유, 실시례와 비교례, 파라미터와 효과의 상관관계 등과 같은 개별 고려 요소들을 두루 참작하되, 각 개별 고려 요소들에 대한 기재가 다소 불명확하거나 부족하더라도 명세서에 기재된 각 개별 고려 요소들을 전체적으로 파악하여 통상의 기술자 입장에서 출원 당시의 기술 수준에 비추어 파라미터의 기술적 의미를 명확히 이해하고 발명을 재현할 수 있는지를 기준으로 실시가능 요건을 판단해야 한다.

본 고에서는 BM특허 및 의약특허의 미완성발 명 및 명세서 기재불비관련 최근 주요 판례에서 판 단기준을 재해석하고 미완성 발명과 명세서 기재 불비의 상호관계를 정립함으로써 심사 또는 심판 처리에서의 정확성 및 공정성을 전보다 한층 더 도 모하고자 한다. BM특허 및 의약특허의 경우 구체성이 없고 현 재의 기술수준으로는 실시가 불가능한 경우에도 미완성발명으로 취급하여 특허법제29조제1항본 문을 적용하여 명세서 기재불비와 구별할 필요가 있으며, 그 이외의 사항에 대해서는 특허법제42조 제3항의 명세서 기재불비로 거절결정하는 것이 심 사 심판실무에서 바람직 할 수 있다. 종래에는 산업에 해당되지 않는다고 생각되어 온 의료관련 행위가 바이오 기술의 발전에 따라 제 한 없이“산업화”경향을 나타내고 있으며, 오히려 의료업 자체가 신규산업의 창출과 산업 발전에 불 가결한 것으로 여겨지고 있다. BM 기술의 인터넷 산업도 상기와 거의 같다. 결론적으로, SW특허 및 BM특허 등 모든 기술 분야에 예외 없이 특허보호를 인정하려는 추세를 고려하여 볼 때, 법적 해결이 아닌 법해석에 의해 거절이유를 제시한다는 것은 적절치 않다. 즉, 진정 한 산업발전을 위해서는 특허법의 취급을 해석론 의 틀에서 논쟁을 벌일 것이 아니라 입법적으로 해 결해야 한다고 본다.