상표권은 표장에 내재된 상표권자의 업무상 신 용과 수요자의 이익을 보호한다는 점에서 인간의 지적 창작물 자체를 보호하는 특허권이나 저작권 보다는 권리 남용행위 사례가 많이 발생하는 편이 다. 대법원 2005다67223 판결에서는 상표권 권 리남용의 적용에 있어 주관적 요건이 반드시 필요 한 것은 아니라고 판시하였으며, 대법원 2010다 103000 판결에서는 무효사유가 명백한 상표권에 대하여 그러한 권리에 기초한 침해금지 및 손해배 상 청구가 권리남용에 해당한다고 판시하였다. 이 러한 판결의 타당성에 관하여, 민법상 권리남용금 지의 법리는 특수한 예외적인 상황에서만 적용되 는 보충성의 요건을 필요로 한다는 점에서, 권리 남용의 법리를 적용하지 않고 상표법 내에서 문제 를 해결했었어야 한다는 비판을 제기한다. 결론적 으로 상표제도의 특수성을 반영하여 상표법 내에 구체적인 상표권 남용행위 유형들을 규정하거나, 무효사유가 있는 상표에 대한 효력을 제한하는 조 항을 신설하여 상표권 남용행위에 대하여 민법상 권리남용의 법리를 적용할 필요 없이 상표법 내에 서 문제를 해결하는 입법방안을 제안한다.

商標法과 􂸝正競爭防止法은 상표보호요건으로 識別力을 요구하고 그 보호범위도 識別力의 범위와 비례한다. 그 중요성에도 불구하고 국내 판례를 보면 식별력의 개념과 그 判斷基準은 아직 명확하게 정리되지 못한 것으로 보인다. 특히, 식별력 여부의 문제는 상표 그 자체의 관념뿐만 아니라 지정상품이나 서비스와의 관계 그리고 수요자의 인식과 거래계의 수요를 종합적으로 고려해서 면밀한 분석과 진지한 고민을 해야한다. 그런데“, 우리은행”에 관한 특허법원의 판결을 보면, 피상적으로는 거래계와 수요자의 인식을 기준으로 전체적 관찰을 한다고 하면서도 실제로는 문제된 등록서비스표의 문자와 도형을 관념적이고 분석적으로 파악함으로써 현실의 수요자 인식과는 거리가 있는 판단에 도달한 것으로 보인다. 표장의 식별력을 판단할 때, 표장 자체의 관념에 비중을 많이 둔 소위“觀念的識別力의 强弱(Conceptual Strength)”에만 매달릴 것이 아니라, 수요자와 거래계의 인식에 의해서 형성된 소위 “商業的識別力의 强弱(Commercial Strength)”도 충분히 고려되어서 판단되어야 한다. 외국의 경험을 보면, 경제발전과 시장성숙에 따라서 수요자의 출처혼동방지가 중요해지고 식별력의 기준이 낮아지는 경향을 발견할 수 있다. 이제 대법원은 식별력의 개념에 관해서 보다 선진화된 기준을 확립해가면서 하급심판결을 리뷰해볼 때가 되었다.

2006년 10월 미국에서 개정된 연방상표희석화 방지법이 새로이 시행되었다. 위 개정법은 1995년에 미국상표법(Lanham Act)에 삽입되었던 상표희석화방지법의 시행 이후 10여년동안 저명상표의 희석화방지를 위한 요건 및 기준이 불분명하여 각급 연방법원에서 서로 모순된 판결을 함으로써 혼란이 있었던 것을 해결하기 위한 것이었다. 특히 2003년에 미국의 연방대법원이 Moseley사건에서 상표희석화 방지를 위한 금지처분의 요건을 엄격하게 해석한 것을 완화하는 것을 주내용으로 하는 개정법안에서는, 희석화의 정의를 명확히하고, 저명상표의 인정기준과 금지청구의 요건을 완화함으로써 희석화방지법의 본래 목적을 달성하려고 하고 있다. 우리나라에서도 그동안 1997년에 상표법 및 부정경쟁방지법에 상표의 희석화방지 규정을 신설한 이후, 최근까지 그 규정을 적용한 소수의 판결이 나온 바 있으나, 그 규정이 너무 간단하고 불명확하여 많은 혼란을 초래하고 있다. 이러한 점에서 미국의 새로운 연방상표희석화방지법의 개정내용은 우리나라의 상표희석화방지규정의 해석기준과 향후 개정방향을 제시하였다는 면에서 우리에게 시사하는 바가 크다.