For the past decade, there have been a lot of debates on the patentability of software inventions. Given the fact that mathematic algorithm or business methods were not patentable by themselves, there have been misunderstanding or criticism that software inventions are nothing more than mathematic algorithm or business methods and thus unpatentable. It is clear, however, that software inventions which produce technical effects or concrete and tangible results are different from mathematic algorithm or business methods themselves and thus patentable subject matter. In addition, the reality in software industry clearly indicates that investments in software development demand some incentives and legal protection such as patent rights. Another reality in software industry is patent protection sometimes hinders further software developments and future innovations. This paper tries and suggests some solutions to the negative impact of patent protection. One of solutions may be found in interpreting the requirement of non-obviousness. Statistics show that there are a lot more invalid or weak software patents than in other areas of technology. In addition to problems with patent examinations at the Patent Office, there are found substantial uncertainties of the non-obviousness test not only at the Patent Office but also at judicial courts. While the U.S. Supreme Courts reinterpreted the TSM test to strengthen the non-obviousness test, Korean courts simply did not turn to the TSM issues nor suggested any clear criteria. Problems with possible abuse of patent right in software industry may be tackled by several ways including denial of remedies against any alleged patent infringement, narrow interpretation of patent claims or limitations on doctrine of equivalents, application of antitrust law and so on. Unlike in the U.S. courts, patent right owners have not been allowed to raise the issue of invalidty in the Supreme Court dealing with patent infringements in Korea. Recently, however, Seoul High Court held that bringing a lawsuit based on an invalid patent constitutes an abuse of patent right and, thus, that remedies were not granted. Other than bringing a lawsuit based on an invalid patent, however, what else constitutes abuse of patent right? It seem also difficult to define what a patent troll is. Even if patent itself is valid and even if a patent troll is not involved, standard software such as mobile phone software which is standardized may have dominant market power and may give rise to anti-competitive business practices. In this sense, antitrust aspects of patent right becomes increasingly important in software industry.

The purpose of patent system is to accelerate and contribute for the development of technology and industry by promoting and protecting invention and its use. But, the advent of software patent, especially business model patent, and the environment where technologies are connected with each other and too many patented technologies are involved in the development of a new product, are providing a very good play ground for patent trolls to extort large amount of damages from companies which manufacture and distribute products investing lots of resources. Patent misuse by patent trolls can result in stalling and discouraging the investment for new products, which can lead to the failure of the whole patent system. So, measures for protecting patents as well as preventing patent misuse should be considered. Patentees usually exercise their rights by seeking injunction or monetary damages, so proper exercise of their discretion by courts in issuing injunction and calculating damages is highly important for protecting patentee’s rights as well as deterring patent misuse. Courts should compare the benefits and damage for patentees and alleged infringers before issuing injunction. In that comparison, they should consider whether the related patent would be invalidated or the patentee is commercializing the patent. In regard to damages calculation, courts should keep in mind that Section 128 of Patent Act of Korea exists to prevent conferring excessive damages by setting the ceiling according to patentee’s production capacity as well as to make damages calculation easy and simple. So, courts should also consider patentee’s own intention and capability to reduce to practice the patented invention. Especially when the patented technology is related to the small portion of the infringing product, courts should consider how much the patented technology contributed in manufacturing and selling the product.

이 글은 특허의 질을 향상하고 특허제도를 개선하기 위한 미국 하원의 법사위원회 소위원회에서 BSA가 증언한 것을 그 내용으로 하고 있다. 이를 위하여 BSA의 Lutton 변호사는 소프트웨어 및 컴퓨터산업의 중요성을 강조하면서, 불량한 특허를 차단하기 위한 두 번째 기회를 제공하기 위한 특허허여 이후의 과정의 강화, 더욱 광범위한 특허청구범위가 있는 특허의 끊임없는 과정에 이르게 하는 남용적인 계속(continuation) 절차의 축소, 선행기술의 수용에 대한 보다 더 훌륭한 지지 및 특허심사관의 심사의 정도를 반영하는 현재 기록 구축을 위한 보다 더 훌륭한 절차, 특허·상표청의 적절한 교육 및 예산지원 등에 초점을 맞추어서 제안을 하였다. 특히 특허 이후의 절차, 미국 특허법상 계속 절차의 남용, 선행기술의 범위, 교육과 예산, 특허소송의 문제점, 징벌적 손해배상의 문제점, 금지명령의 허여, 무효에 대한 증명책임, 특허 무효에 대한 증명책임, 미국 내에서의 R&D의 억제 등 소프트웨어 및 컴퓨터산업과 관련된 특허제도의 문제점을 제기하고 이를 개선하기 위한 BSA의 의견을 개진하였다. 소위원회의 위원장님과 위원 여러분, 저는 Richard Lutton이며 Apple의 수석 특허변호사입니다. 저는 오늘 BSA(Business Software Alliance)를 대표하여 이 자리에 나왔습니다. BSA는 오늘 여러분들 앞에서 이러한 중요한 주제에 관하여 증언할 기회를 가지게 된 것을 환영합니다. 우리는 여러분들이 이러한 청문회를 열고 특허제도를 개선하기 위하여헌신해주시는것에대하여감사를드립니다. 지난 주에 발행된 법사위원회 자료는 BSA가 특허개혁이 적시(適時)라고 생각하는 2개의 중요한 분야, 곧 특허·상표청(PTO)이 허여하는 특허의 질을 개선하고 및 과도한 특허소송이 현재 야기하는 혼란스러운 효과를 완화시키는 2가지 분야를 적절하게 제시하였습니다. 전체적으로 BSA는 법사위원회 자료에서 제시된 접근방법과 쟁점을 지지하며, 우리는 여러분들이 이러한 작업을 함에 따라 여러분과 함께 작업하기를 기대하고 있습니다. 후에 좀 더 상세히 설명드리는 바와 같이 자료에 나타나 있는 내용을 보다 더 명료하게 하거나 변경을 가하여야 하는 분야들이 있으며 고려할 가치가 있다고 믿고 있지만 자료에는 나타나 있지 않는 몇몇 쟁점들도 있습니다. 소프트웨어 및 컴퓨터 산업은 혁신과 성장을 견인하는 창조적인 엔진입니다. 이러한 산업의 제품 및 서비스는 개인 및 조직에게 지적으로, 효과적으로 그리고 생산적으로 운영하기 위하여 필요한 도구를 제공합니다. 실제로 지난 과거 30년 동안 소프트웨어 및 컴퓨터는 경제성장, 기업의 경쟁력 및 개인의 삶의 질에 중요한 역할을 해 왔습니다. 세계의 모든 사람들은 통신을 하고, 전세계적으로 연결을 하며, 일터에서 보다 더 능률적으로 작업을 수행하고, 예술이나 취미 및 여가활동을 보다 더 완벽하게 즐기기 위하여 소프트웨어 및 컴퓨터 산업의 도구에 의존하고 있습니다. BSA의 회원사들은 특허의 질 및 개선에 관한 소위원회의 작업에 대하여 상당한 관심을 가지고 있습니다. BSA는 소프트웨어 및 컴퓨터 회사들 중 25%를 초과하는 회사들을 대표하며 연간 수익이 3,000억 달러를 초과합니다. BSA 회원사들은 모두 합치면 약 10만 개의 미국 특허를 보유하고 있습니다. BSA 회원사들은 특허소송에서 모두 원고의 입장이 되기도 하고 피고의 입장이 되기도 합니다. BSA의 많은 회원사들은 회원사의 특허에 의하여 보호되는 기술을 허락을 받고 이용하는 것을 장려하고 다른 회사들의 특허권을 존중하기 위한 이용허락 프로그램을 마련해 두고 있습니다. 간단하게 말하면, 특허는 정보기술회사들이 연구를 하고 이들 회사들이 상품 및 서비스를 개발하고 상업화하는데 필수적인 역할을 수행합니다. BSA 회원사들은, 대부분의 혁신자들이 창고에서 힘든 작업을 하거나, 대학실험실에서 실험하거나, 소비자들에게 상품 및 서비스를 제공하는 대규모 회사에서 일을 하는가에 관계없이, 특허제도가 대부분의 혁신자들을 위하여 근본적으로 정상적이며 훌륭하게 작동하고 있다고 믿고 있습니다. 따라서 우리는 특허법을 정기적으로 검토하고 새로이 조정하는 것이 훌륭한 생각일 뿐만 아니라 특허가 기술적인 과정에서 지극히 중요한 부분이 되도록하는데 필수적인 것이라고 믿고 있습니다. 현재의 특허제도는 질이 저하된 매우 많은 특허를 야기해왔고 생산적인 회사에 손해를 주고 혁신을 억압하도록 위협하는 열등한 특허를 주장하는 경향을 증가시켜 왔습니다. BSA 회원사들은 특허개혁에 대하여 실용적이고 문제해결적인 측면에서 접근하고자 합니다. 우리는 우리 기업들의 일상적인 업무에 대하여 특정의 문제점을 제기하는 법과 실무 분야에 주의를 집중시키고 있습니다. 따라서 우리는 특허개혁이 특허허여와 관계되는 행정제도와 특허 집행과 관계되는 소송제도를 다루어야 한다고 믿고 있습니다.

The hardware and the software of the prototype telemtry system to monitor the behavior of the fish are designed. This system consistes of five parts I. e. three omni-directional hydrophones, three ultrasonic receivers, a single board computer for the signal processing, two RF transceivers for the data communication, and a personnel computer. The sensitivty of the hydrophones is -170dB(re 1V/μPa), the gain and the 3dB receiving bandwidth of the ultrasonic receivers are 115dB and 1500Hz respectively, and the sampling period is 33.3μsec in the signal processing part. The positioning error of the system using hyperbolic method is estimated to be less than 0.2m in case that the pinger locates inside of the baselines. The perfomance of the system considering a practical use was examined by numerical simulation and a water tank test of a pinger tracking experiment. In results, the system developed in prototype was confirmed that it could be useful for monitoring the behavior of fish in the limited water area.