특허제도는 발명을 보호하고 새로운 기술 혁 신을 장려하여 산업 발전을 도모하고자 하는 데 에 그 목적이 있어 법에서 특허권자에게 독점권 과 배타권을 부여하도록 정하고 있다. 그러나, 특허권자의 권리를 과도하게 인정하여 새로운 기술을 개발하는 데 필요한 기존의 기술을 활용 할 수 없게 되거나 시장이 왜곡되어 특허권자가 시장에서 정당한 이익을 실현할 수 없게 된다면 기술 개발 및 발명의 지속을 보장하기 어려울 것이다. 그렇기 때문에 특허제도에서 추구하는 목 적을 달성하기 위하여 일정한 경우 특허에 관한 권리행사를 제한하게 된다. 우리나라에서는 과 거에 특허법에서 권리남용에 대한 일반 규정을 두어 규제 근거를 마련하고 있었으나, 현재는 특허법에서 이러한 일반 규정을 두고 있지 않아 민법과 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등을 근거로 권리행사 제한에 대한 논의가 이루어지 고 있다. 이 글에서는 특허에 관한 권리행사 제 한의 근거로 논할 수 있는 우리나라 법규정을 바 탕으로 하여 이루어지고 있는 관련 논의 및 사례 들을 통해 권리행사 제한에 대한 구체적인 판단 기준 및 방식을 살펴보고 그에 대한 현황을 짚어 보고자 한다.

본 연구는 우리나라에서 하나의 발명이 유효한 특허권으로 확정되는 과정에서 나타나는 두 가지 분쟁 형태, 즉 결정계(ex parte)와 당사자계(inter parte)를 대상으로 하여 분쟁에서의 승리에 영향을 미치는 요인에 대한 분석을 한 최초의 논문이며 기업, 소송, 대리인, 특허차원에서의 특성들을 설명변수로 구성하여 2단계 프로빗 회귀분석을 하였다. 분석모형에 따르면, 상대적 심판제기율, 심판제기까지 걸린 시간, 대리인 교체, 복수(複數) 대리인 등에서 결정계와 당사자계간에 평균 한계효과(average marginal effect)의 차이가 나타났다. 결정계의 경우 이들 변수가 승소확률을 낮추는 요인이 되지만, 당사자계의 경우 반대로 승소확률을 높이는 요인으로 작용하였다. 그런데, 결정계와 당사자계 모두에서 특허를 출원한 대리인의 경험이 많을수록 승소확률을 낮추는 역설적인 결과가 나타났다. 그러나, 이는 대리인의 경험이 많을수록 심판제기 확률이 높아지는 표본선택(sample selection)의 효과가 이미 반영되어 있기 때문이며, 대리인 경험의 전 범위에 적용할 수는 없을 것이다. 특허의 가치를 나타내는 청구항수는 승소확률을 높이는 것으로 나타났다. 본 연구에서는 자연인인 특허대리인에 한정하였고, 특허대리인의 경험을 출원대리에 한정하였으나, 앞으로 소송대리의 경험, 특허법인 차원에서의 특성자료, 더 나아가 특허인용 자료와 연결이 된다면 많은 추가적인 연구주제들이 파생될 수 있을 것이다.

ITC 337조 조사는 연방지방법원에서의 특허분쟁과 상이한 특면이 많다. ITC 관할은 대물관할이고 미국 전역에 효력이 미치지만 연방지방법원에서는 제한적인 대인관할권을 갖는다. 연방지방법원에서 소송적격을 갖추기 위해서는 단순히 특허 소유권과 피고에 의한 침해를 주장하는 것으로 충분하다. 그러나 ITC에서 소송적격을 갖추기 위해서는 다음과 같은 요건을 필요로 한다; 1) 수입행위 : 신청인은 피의 침해제품이 수입이 되고 있다는 것을 증명하여야 한다. 2) 국내산업: 국내산업 요건을 충족하기 위해서는 (a) 공장∙설비에 의미있는 투자 또는 (b) 의미있는 노동자의 고용 및 자본 투자 또는 (c) 엔지니어링, 연구개발, 라이선스 등의 지식재산권을 사용하기 위한 실질적인 투자를 갖추어야 한다. ITC는 연방지방법원은 권한이 없는 독자적으로 조사를 개시할 수 있는 권한을 가지고 있다. ITC에서의 조사절차는 연방지방법원 소송과 비교할 때 상대적으로 기간이 짧다. 이에 더하여, ITC 신청서는 ITC의 사실 청원 요건으로 인하여 연방지방법원의 소장과는 아주 다르다. ITC 절차는 침해 주장의 근거를 형성하는 구체적인 사실과 적합하도록 추정되는 불공정 행위의 실체를 필요로 한다. 따라서, 자신의 특허가 침해되고 있다고 믿고 있는 특허권자는 ITC 절차를 시작할 때 불공정 행위의 모든 요소를 커버할 수 있도록 충분한 근거를 주장하도록 요구되고 있다. 연방지방법원 사건에서는 연방민사소송법이 보다 광범위하고 아주 애매한 통고 청원을 허용하고 있다. ITC에서의 구제는 a) 당사자에 대한 한정배제명령, b) 임시한정배제명령(조사기간과 대통령 심사 기간), c) 총괄배제명령(당사자가 아니라도 해당자 모두), d) 중지/중단명령 그리고 e) 임시중지/ 중단명령 등이 있다. 상기와 같은 점을 고려할 때, ITC에서의 신청인과 피신청인은 연방지방법원과는 다른 전략을 개발하여야 한다. ITC에서의 신청인은 위에서 살펴본 구제 중 이용 가능한 구제를 적시하여야 한다. 또한 신청인은 자신이 구하고자 하는 구제명령을 얻기 위한 특정한 요건을 충족시켜야 한다. ITC가 최종적인 명령을 내린 후에도, 승소한 신청인은 구제의 성공적인 집행을 위하려 세관과 친밀한 전략적 관계를 유지하여야 하고 고객 정보를 제공하고 시장을 계속 감시하여야 한다. ITC 절차에서의 피신청인은 ITC 절차 요건에 의해 제공되는 방어를 활용할 수 있는데, 피신청인은 수입행위 부재, 국내산업의 부존재, 국내산업에 대한 손해의 부재 등을 주장할 수 있다. 피신청인은 또한 비침해, 무효, 집행 불가능 등의 특허법에 근거한 방어를 활용할 수 있다.

제약분야의 특허전략은 이해관계자의 입장에 따라 LCM 또는 에버그리닝으로 해석하고 있다. 오리지널 의약품 제약사는 특허전략을 기술 혁신의 노력인 LCM이라고 주장하는 반면 제네릭 의약품 제약사와 보건 당국은 오리지널 제약사의 특허전략은 값이 저렴한 제네릭 의약품의 접근성을 낮추어 항구적인 시장 지배의 목적인 에버그리닝이라고 주장하고 있다. 본 연구는 한국에서 거대시장을 형성하고 있는 오리지널 의약품의 특허출원과 특허분쟁사례를 통해 LCM과 에버그리닝을 어떻게 개념화하고 논의되어야 하는지 제시하였다. 본 사례 연구 결과 LCM은 신약개발의 새로운 기술 응용을 바탕으로 연구의 성과물을 특허전략과 연계하였다. 반면, 에버그리닝은 의약품 허가 장벽을 높이기 위한 방법중의 하나로 특허권을 활용된 것으로 판단된다. 본 연구결과를 바탕으로 이해에 따라 일방의 주장이 아닌 LCM과 에버그리닝의 개념화를 통해 차별화된 시각으로 논의를 이끌고자 한다.