2005. 12. 인터디지털사가 삼성과의 이동통신 관련 특허소송에서 승소하여 삼성으로부터 670만달러의 로열티 지급에 합의하는 등 Patent Troll들이 국내 기업을 상대로 금지 청구 소송을 제기하고 있고 인텔렉츄얼 벤처스와 같은 회사들이 소위 돈이 될만한 특허기술들을 매입하고 있는 상황 등을 고려할 때, 우리나라도 Patent Troll들의 위협에서 결코 자유로울 수 없다 할 것이며 Patent Troll들의 특허권 남용에 대한 법적 대응 방안을 적극적으로 모색할 필요가 있다. 미국 대법원은 최근 eBay 사건에서 특허권자의 금지청구를 그대로 인용해온 기존의 태도를 지양하고 특허법 제283조에서 규정하는 형평의 원리에 따라 금지 청구의 인용 여부를 판단하여야 한다는 취지로 판결하였다. 그러나 우리나라 특허법 제126조에서는 미국의 형평법적 고려와 같은 제한적 규정을 두고 있지 않기 때문에 피청구인의 보호 필요성, 공익적 측면 등을 고려하여 금지청구를 허용함은 그 문리적 해석 범위를 벗어나는 것이라 할 것이다. 한편, 특허권자의 금지청구를 불허하는 것은 특허권의 고유한 권리를 박탈하는 것으로서 이는 사실상 법원에 의한 수용이라 할 것인바, 수용절차에 따라 금지청구를 불허해야 한다는 견해가 있다. 그러나 미국과 달리 우리나라는 헌법에서 재산권 수용을 오직 법률에 의해서만 가능하도록 하고 있고 특허권 수용 규정인 특허법 제106조에서는 수용이 필요 최소한에 그치도록 요건을 엄격히 정하고 있어 위 수용 이론을 쉽게 적용할 수는 없을 것이다. 즉, 사인간의 특허 분쟁에 있어 특허권 수용을 통한 해결이 사실상 어려울 것으로 보이며 설사, 공익을 넓게 해석하여 사인간의 분쟁에 있어서도 경우에 따라 특허권 수용이 가능하다 하더라도 사익을 추구하는 특허권 침해자의 기술이 대중에 의한 지지를 얻었다는 이유로 특허권 침해자로 하여금 금지명령으로부터 자유롭게 하는 것은 결과만 좋다면 특허권을 침해해도 좋다는 위험한 결론에 이르게 할 것이다. 또한, 수용의 특성상, Patent Troll의 특허권 남용 사안에서만 그 특허권의 효력이 부정되는 것이 아니라 Patent Troll로부터 특허권 자체를 박탈하게 되어 한번 특허권을 남용하여 금지청구권을 행사한 특허권자는 향후 특허 남용이 문제되지 않는 경우에 있어서도 구제받지 못할 우려가 있는바, 이는 특허제도의 취지에 반한다고 할 것이다. 따라서, Patent Troll의 특허권 남용에 대한 법적 대응 방안으로 특허권의 수용을 섣불리 고려할 것은 아니며 최후의 항변으로서 해당 사안에서만 권리 행사의 효력을 부정하는 권리남용금지의 원칙을 통해 Patent Troll의 악의적인 금지청구를 불허함이 바람직하다 할 것이다.

“Patent Troll”은 2000년대 초반 미국의 닷컴(dot-com) 기업의 몰락, 특허중시(pro-patent)정책, 소프트웨어 등 첨단산업기술의 발전과 관련 발명에 대한 특허출원의 급증 및 불완전한 특허심사제도 등을 배경으로 등장하였고, 미국과는 기술발전 속도, 특허제도 및 발명자의 보호에 있어 차이가 있는 우리나라에서도 그러한 현상의 발생가능성에 대한 우려가 높아지고 있다. “Patent Troll”은 그 개념에 포함되어야 할 행위 또는 행위자의 범위가 불명확하고, 원래 특허법에 정해진 권리를 행사하는 것이라는 점에서 그 규제 여부에 관하여 논란이 있으나, Patent Troll의 행위로 인하여 혁신의 촉진 등 특허제도의 목적 달성에 장애를 초래하는 행위유형이 존재할 수 있다는 점에서 이에 대한 대응방법을 마련할 필요가 있다. 그러한 대응방법의 하나로서 미국에서는 특허권 남용(Patent Misuse)의 법리가 들어지나 그러한 법리가 발전되지 않은 우리나라에서는 민법상의 권리남용의 법리를 적용할 수 있을 것이고, 특히 특허권자의 특허권침해금지청구에 대하여 권리남용의 법리를 적용함에 있어서는 금지명령으로 인하여 받을 침해자측의 불이익, 특허의 무효가능성, 특허권자의 특허발명 실시여부, 특허권의 행사로 인하여 일반 공중이 입게 될 불이익 등을 고려하여 판단해야 할 것이다. 또한 Patent Troll에 의한 특허권 침해로 인한 손해배상액을 산정함에 있어서는 특허권자가 스스로 발명을 실시하지 않는 점 및 특허가 침해품의 수요에 기여하는 비율 등을 참작하여야 할 것이다. 나아가 Patent Troll의 발생을 억지하기 위해서는 영업방법발명 등 새로운 유형의 발명에 대응할 수 있는 구체적인 특허심사기준을 마련하고 심사관의 역량을 강화하며, 특허침해 여부의 판단의 전제가 되는 청구범위의 해석과 관련하여 균등의 범위를 적정하게 설정하고, 패소한 당사자에 대하여 실질적으로 소요된 비용을 기초로 소송비용을 부담하게 하며, 심결취소소송과 침해소송의 관할이 분리되어 있는 현재의 이원적 소송구조는 Patent Troll에 의하여 악용될 소지가 있고 비효율적이므로 특허소송의 관할을 통합하여야 할 것이다.

최근 미국에서 특허 침해를 주장하여 라이센스 계약을 맺고 로열티를 받거나 손해배상금을 교부받는 것을 주된 목적으로 하는 Patent Troll의 활동이 왕성하다. 우리나라의 경우 몇가지 단편적인 사례들이 눈에 뜨이기는 하지만 아직까지 미국과 같이 활성화된 Troll 활동은 찾아보기 어렵다. 시장이 아직 협소하고 소송제도가 미국과 다르다는 점 등이 그 이유일 것이나, IT 산업이 발전하면서, 특허 침해에 대한 형사고소 등 우리나라에 특유한 제도를 이용하는 Patent Troll 사례들이 나타날 것으로 예상된다. 또한, 국내 기업들 중에는 특허보유 회사를 설립하는 등 Patent Troll의 활동을 모방하여 특허수익 활동을 전개하는 기업들도 생겨날 것이다.

20세기 말 미국 법원의 친 특허적 성향을 바탕으로 성장한 Patent Troll이 20세기 초반의 닷컴 산업 붕괴와 함께 급속히 확산되자 이에 대한 비판론이 팽배하는 동시에 그 긍정적 기능을 강조하는 옹호론자들의 목소리도 커지고 있다. 최근의 사례들을 살펴 보면, Patent Troll이라 지칭되던 개인이나 조직들이 목표기업을 공략하는 데에 있어 다양한 전략을 구사하는 전문적인 기업으로 발전해 가고 있음을 알 수 있다. 또한, 일반 대기업들도 Troll 행위에 대한 단순한 방어를 하는 데에 그치지 않고 이윤창출을 위해 Patent Troll 활동을 참고하는 사례도 다수 나타나고 있다. 이미 Patent Troll이 하나의 사업영역으로 자리잡은 오늘에 있어 우리 기업들도 Troll행위에 대해 적극적으로 대응하는 한편으로 이들이 채택하고 있는 전략들을 분석하여 채용함으로써 특허관리를 통한 가치창출에 나서야 할 것이다.

특허괴물(patent troll)은 특허를 보유하고 있으면서, 제품을 생산하지 않거나 서비스를 제공하지 않고, 특허침해자를 상대로 그 특허권을 행사하는 발명자를 비하하는 표현으로 사용된다. 특허를 보유한 자는 자기의 특허를 침해한 상대방을 상대로 특허침해시 손해배상청구권을 행사할 수 있지만, 만일 자신이 제품을 생산하지 않는 경우에는 손해배상을 청구하기가 어렵다. 제품을 생산하지 않고 특허만을 보유한 기업이 자신이 보유한 특허를 침해한 기업을 상대로 자동적 영구적 금지명령을 받은 후 합의금을 받을 수 있었다. 그러나, 이를 남용하여 제품 전체를 구성하는 일부분의 특허를 침해하였음에도 불구하고 특허침해를 이유로 특허를 침해한 제품에 대한 금지명령을 얻어 막대한 합의금을 얻는 것이 특허괴물이 주로 사용하는 수단이었다. 이에 따라 특허괴물과 관련된 문제에 중요한 결정을 한 미국 연방대법원 eBay Inc. and Half.com, v. MercExchange, L.L.C. 판결을 검토하고, 특허괴물에 대한 의의와 발생하게 된 배경을 살펴보고, 향후 이러한 미국 연방대법원의 판결이 특허괴물에 어떠한 영향을 미칠 것인지를 검토한다.