본 연구는 BSC의 성공적 구축과 활용에 있어 최근 변화하는 경영환경에 적절하게 대응하고, 기업의 경영활동에서 비재무적 요소가 차지하는 중요성을 감안하여 무형적자원의 대표적 요소인 R&D 지출과 관련하여 BSC의 KPI를 개발하고, 개발된 지표의 효용성을 실증분석을 통해 검정하고자 하였다. 본 연구를 통해 BSC의 KPI로써 개발된 PEI(Patent Efficiency Index)는 R&D 지출과 R&D의 output 개념인 특허와의 상관성을 고려하여 특허의 효율성 측면에서 만들어 졌으며, 기존의 R&D관련 KPI가 가진 문제점을 해결하고, R&D 성과측정에 관한 새로운 KPI개발을 시도 하였다는 점에서 연구적 의의가 있다고 하겠다. 또한 지표의 효용성에 대한 실증분석 결과, 논문의 관심변수인 PEI는 종속변수인 기업경영성과의 대용치로 나타내어진 ROA(총자산이 익률)과 토빈Q에 각각 유의한 양의 영향을 미치는 것으로 나타났으며 그동안 기존 연구들에서 많은 관심을 가져왔던 R&D 지출보다 R&D의 성과측정지표로서의 설명력이 더 높은 것으로 나타났다. 이상 결과를 통해 개발된 PEI는 기존의 R&D 지출이 기업성과에 미치는 영향을 설명하는데 있어 설명하지 못하는 추가적인 설명력을 가진다고 할 수 있다. 나아가 이 지표를 통해 기업이 얼마나 효율적인 R&D 활동을 하고 있는지 알 수 있으며, 이는 기업의 R&D 활동의 효율성이 높을 때 기업의 가치나 성과가 높아진다는 것을 시사한다. 본 연구는 기업의 R&D 지출과 기업경영성과 간의 관련성을 특허와 R&D 지출의 효율적인 측면을 측정한 PEI를 통하여 직접적으로 입증함으로써 기존의 R&D 비용 외에 기업의 기업경영성과를 가늠하고 판단할 수 있는 중요한 지표로 쓰일 수 있다는 것을 규명할 수 있을것으로 기대된다.

어떤 영업방법 발명이 특허법상 특허를 받을 수 있는 ‘발명’에 해당하는지 여부에 관한 문제는 우리나라에서 이른바‘영업방법 발명의 성립성’문제로 다루어져 왔다. 영업방법 발명의 성립성에 관한 논의는 그 동안 주로 대법원 판례와 특허청의 심사기준에 대한 검토를 중심으로 이루어져 왔으나, 영업방법 발명의 성립성에 대한 구체적인 판단방법에 관해서는 거의 논의가 이루어지지 아니하였다. 그러나 영업방법 발명의 성립성 여부가 쟁점이 된 실제 사건에 있어서 당해 영업방법이 그러한 판단기준에 해당하는지 여부를 판단하는 일은 쉬운 일이 아니므로, 이에 대한 구체적인 판단방법을 모색할 필요성은 크다고 할 것이다. ‘영업방법 발명의 성립성’문제는 기본적으로 어떤 영업방법 발명이 특허법 제29조 제1항 및 같은 법 제2조 제1호에 규정된‘발명’에 해당될 수 있는지 여부의 문제이다. 따라서 영업방법 발명의 성립성에 대한 적절한 판단방법의 모색은 특허법상 발명의 성립요건인 ‘자연법칙 이용성’ 과 ‘기술적 사상의 창작성’ 및 ‘발명의 완성’이라는 관점에서 영업방법 발명의 성립성 판단기준을 재검토하는 것으로부터 출발하여야 한다.

2005. 12. 인터디지털사가 삼성과의 이동통신 관련 특허소송에서 승소하여 삼성으로부터 670만달러의 로열티 지급에 합의하는 등 Patent Troll들이 국내 기업을 상대로 금지 청구 소송을 제기하고 있고 인텔렉츄얼 벤처스와 같은 회사들이 소위 돈이 될만한 특허기술들을 매입하고 있는 상황 등을 고려할 때, 우리나라도 Patent Troll들의 위협에서 결코 자유로울 수 없다 할 것이며 Patent Troll들의 특허권 남용에 대한 법적 대응 방안을 적극적으로 모색할 필요가 있다. 미국 대법원은 최근 eBay 사건에서 특허권자의 금지청구를 그대로 인용해온 기존의 태도를 지양하고 특허법 제283조에서 규정하는 형평의 원리에 따라 금지 청구의 인용 여부를 판단하여야 한다는 취지로 판결하였다. 그러나 우리나라 특허법 제126조에서는 미국의 형평법적 고려와 같은 제한적 규정을 두고 있지 않기 때문에 피청구인의 보호 필요성, 공익적 측면 등을 고려하여 금지청구를 허용함은 그 문리적 해석 범위를 벗어나는 것이라 할 것이다. 한편, 특허권자의 금지청구를 불허하는 것은 특허권의 고유한 권리를 박탈하는 것으로서 이는 사실상 법원에 의한 수용이라 할 것인바, 수용절차에 따라 금지청구를 불허해야 한다는 견해가 있다. 그러나 미국과 달리 우리나라는 헌법에서 재산권 수용을 오직 법률에 의해서만 가능하도록 하고 있고 특허권 수용 규정인 특허법 제106조에서는 수용이 필요 최소한에 그치도록 요건을 엄격히 정하고 있어 위 수용 이론을 쉽게 적용할 수는 없을 것이다. 즉, 사인간의 특허 분쟁에 있어 특허권 수용을 통한 해결이 사실상 어려울 것으로 보이며 설사, 공익을 넓게 해석하여 사인간의 분쟁에 있어서도 경우에 따라 특허권 수용이 가능하다 하더라도 사익을 추구하는 특허권 침해자의 기술이 대중에 의한 지지를 얻었다는 이유로 특허권 침해자로 하여금 금지명령으로부터 자유롭게 하는 것은 결과만 좋다면 특허권을 침해해도 좋다는 위험한 결론에 이르게 할 것이다. 또한, 수용의 특성상, Patent Troll의 특허권 남용 사안에서만 그 특허권의 효력이 부정되는 것이 아니라 Patent Troll로부터 특허권 자체를 박탈하게 되어 한번 특허권을 남용하여 금지청구권을 행사한 특허권자는 향후 특허 남용이 문제되지 않는 경우에 있어서도 구제받지 못할 우려가 있는바, 이는 특허제도의 취지에 반한다고 할 것이다. 따라서, Patent Troll의 특허권 남용에 대한 법적 대응 방안으로 특허권의 수용을 섣불리 고려할 것은 아니며 최후의 항변으로서 해당 사안에서만 권리 행사의 효력을 부정하는 권리남용금지의 원칙을 통해 Patent Troll의 악의적인 금지청구를 불허함이 바람직하다 할 것이다.

이 글은 2002년부터 2006년까지의 5년간에 걸쳐서 특허발명의 유효성에 관한 특허법원의 판결을 분석하여 본 것이다. 우리 특허법 제29조 제2항에서 규정하는 선행공지기술들의“결합의 용이성” 이 진보성 판단의 기준이 되는 것이고, 따라서 법원은 그 판단을 위한 기준을 제시할 필요가 있다. 그러나 우리 법원의 실무는 무효사유 판단에 있어서, 특히 진보성 판단과 관련하여 미국의 TSM 기준과 같은 구체적 기준을 제시함에 미흡한 점이 많다. 대법원 판례를 비롯하여 특허법원의 판결들도 기계적으로 선행공지발명과 판단 대상이 된 특허발명의 구성요소를 단순히 대비만 하고 있는 경우가 대다수이다. 특허법원의 일부 판결이 진보성 판단의 구체적인 기준을 제시하려고 노력하고 있는 것으로 보이지만, 아직까지 매우 부족한 실정이다. 최근 들어 특허법원에서는 다수의 선행공지문헌에 의하여 특허발명의 진보성이 부정되는 경향이 강화되었다. 이러한 경향은 특허를 무효화할 가능성을 높이는 방향으로 작용하게 될 것이다. 그리고 특허를 얼마나 엄격하게 심사하는지의 정도도 중요한 것이지만, 더욱 중요한 것은 법적 안정성을 가질 수 있도록 구체적인 판단기준을 제시하는 것이다. 이러한 관점에서 다수의 선행공지발명에 의하여 특허발명의 진보성을 부정하면서도 진보성 판단에 관한 구체적인 기준을 제시하지 않는 경우에는 법적 안정성이 훼손될 우려가 있다. 따라서 이제는 법원이 향후에는 이러한 기준을 제시하는 데에 더욱 적극적으로 나서야 할 때라고 할 것이다.