The misuse case in the narrow sense is more likely to emerge in patent area than in copyright area. In fact, a recent case is easily found where a patent misuse activity got the penalty of Korean antitrust law even though such sanction was not related to Korean Civil Act. But almost all the civil cases since 2000Da69194 decision in Korean courts where patent misuse was recognized are no more than a blind following of the Japanese decision in the Kilby case. The recent Supreme Court Grand Bench Decision (2010Da95390) consolidated such a trend rather than redressed the problem.The misuse doctrine in this type of cases is just an artificial tool to block the enforcement of a registered patent which has inherently a ground for invalidation based on obviousness, without declaring the invalidity of the patent. However, this is hard to be treated as a true misuse of patent. In related practice, Korean courts have handled well so far the weakness of so-called two linear system dealing with patent dispute at least about novelty issue, without depending on the above artificial tool. In other words, with the help of plausible theories such as ‘exclusion of prior art’ principle, Korean courts have consistently denied validity of the related part in a registered patent even prior to declaratory judgment by Korea Intellectual Property Office. Therefore, it is possible for any Korean court to plainly recognize invalidity of a patent based on non-obviousness issue in a patent infringement litigation, by adopting the same approach. This approach is more appropriate than the other ambiguous compromise using the misuse doctrine just as a artificial tool. In addition, there should be harmonization of contradiction between 2010Da95390 decision and the other precedents adopting ‘exclusion of prior art’principle especially about which legal effect should follow such judgment.

Princo판결은 데이터 저장매체인 CD-RW의 표준기술을 제정하기 위하여 필립스와 소니를 포함한 특허권자들이 특허풀을 형성하고, 제정된 표준특허기술에 대한 일괄실시사용권을 허여한 행위에 대하여, 특허권남용여부의 기준을 제시한 미국연방항소법원의 판결이다. 특허풀에 포함된 특허 기술의 구성과 일괄실시사용권의 범위로 인하여 특정 특허기술의 배제효과가 야기될 수도 있는 상황임에도 불구하고, 본건 특허풀의 형성과 일괄실시사용권의 허여가 특허권남용에 해당하지 않는다는 판단을 내림으로써 특허권 행사에 대한 경쟁법적 제한을 다소 완화한, 즉 특허권자의 권리를 보호하는데 좀 더 치중을 한 판단으로 평가되고 있다. 특허풀과 표준기술제정/표준화라는 행위에 대하여 어떠한 법률적인 평가를 내릴 것인지는 미국, EU, 일본과 같은 경쟁법 집행이 활발한 지역에서는 원칙적으로 특허권의 행사에 대한 경쟁법적인 평가를 통하여, 즉 친경쟁적 효과와 반경쟁적 효과를 분석하여 그 정당성 여부에 관한 기준을 제시하는 것이 일반적인 접근방법으로 보인다. 이러한 경향을 따라 우리나라 공정거래위원회도 최근(2010.3.31.)에 개정된“지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 (공정위 예규 제80호)”에서“특허풀과상호실시허락”“, 기술표준관련특허권의행사”라는 항목을 포함시켜 특허풀과 표준기술제정/표준화과 관련한 공정거래법상의 적용원칙을 구체화한 바 있다. 본고에서는 Princo판결에서 나타난 특허풀을 통한 표준기술제정행위/표준화 및 이의 일괄실시권의 행사가 공정거래법, 특히 공정위의 심사지침에 의할 때 어떠한 평가를 받을 수 있을지에 관하여 간략히 살펴보았다. 특허풀과 표준기술제정행위/표준화가 통상적으로는 친경쟁적인 효율성 증대효과가 있다는 점이 인정되는 상황에서는 그 반경쟁적인 효과를 도출하여 분석함에 있어서 당사자들의 의도, 해당 기술의 특성과 발전가능성, 해당 행위가 시장에 미치는 영향, 해당 행위가 금지되었을 경우 야기될 사회적 비효율성등을 종합적으로 고려하여 경쟁법적인 평가가 이루어져야 할 것으로 보인다.

2005. 12. 인터디지털사가 삼성과의 이동통신 관련 특허소송에서 승소하여 삼성으로부터 670만달러의 로열티 지급에 합의하는 등 Patent Troll들이 국내 기업을 상대로 금지 청구 소송을 제기하고 있고 인텔렉츄얼 벤처스와 같은 회사들이 소위 돈이 될만한 특허기술들을 매입하고 있는 상황 등을 고려할 때, 우리나라도 Patent Troll들의 위협에서 결코 자유로울 수 없다 할 것이며 Patent Troll들의 특허권 남용에 대한 법적 대응 방안을 적극적으로 모색할 필요가 있다. 미국 대법원은 최근 eBay 사건에서 특허권자의 금지청구를 그대로 인용해온 기존의 태도를 지양하고 특허법 제283조에서 규정하는 형평의 원리에 따라 금지 청구의 인용 여부를 판단하여야 한다는 취지로 판결하였다. 그러나 우리나라 특허법 제126조에서는 미국의 형평법적 고려와 같은 제한적 규정을 두고 있지 않기 때문에 피청구인의 보호 필요성, 공익적 측면 등을 고려하여 금지청구를 허용함은 그 문리적 해석 범위를 벗어나는 것이라 할 것이다. 한편, 특허권자의 금지청구를 불허하는 것은 특허권의 고유한 권리를 박탈하는 것으로서 이는 사실상 법원에 의한 수용이라 할 것인바, 수용절차에 따라 금지청구를 불허해야 한다는 견해가 있다. 그러나 미국과 달리 우리나라는 헌법에서 재산권 수용을 오직 법률에 의해서만 가능하도록 하고 있고 특허권 수용 규정인 특허법 제106조에서는 수용이 필요 최소한에 그치도록 요건을 엄격히 정하고 있어 위 수용 이론을 쉽게 적용할 수는 없을 것이다. 즉, 사인간의 특허 분쟁에 있어 특허권 수용을 통한 해결이 사실상 어려울 것으로 보이며 설사, 공익을 넓게 해석하여 사인간의 분쟁에 있어서도 경우에 따라 특허권 수용이 가능하다 하더라도 사익을 추구하는 특허권 침해자의 기술이 대중에 의한 지지를 얻었다는 이유로 특허권 침해자로 하여금 금지명령으로부터 자유롭게 하는 것은 결과만 좋다면 특허권을 침해해도 좋다는 위험한 결론에 이르게 할 것이다. 또한, 수용의 특성상, Patent Troll의 특허권 남용 사안에서만 그 특허권의 효력이 부정되는 것이 아니라 Patent Troll로부터 특허권 자체를 박탈하게 되어 한번 특허권을 남용하여 금지청구권을 행사한 특허권자는 향후 특허 남용이 문제되지 않는 경우에 있어서도 구제받지 못할 우려가 있는바, 이는 특허제도의 취지에 반한다고 할 것이다. 따라서, Patent Troll의 특허권 남용에 대한 법적 대응 방안으로 특허권의 수용을 섣불리 고려할 것은 아니며 최후의 항변으로서 해당 사안에서만 권리 행사의 효력을 부정하는 권리남용금지의 원칙을 통해 Patent Troll의 악의적인 금지청구를 불허함이 바람직하다 할 것이다.

특허권 남용은 그 모든 태양을 포섭하는 개념을 찾는 것이 쉽지 않으나 적어도 특허침해로 인한 권리자의 피해보다 현저하게 형평을 잃은 권리행사를 개념요소로 한다고 볼 수 있을 것이다. 금원지급청구의 경우, 일실이익을 청구하는 경우에는 권리자가 특허발명의 실시능력을 갖추고 있는지에 따라서, 실시료 상당액을 청구하는 경우에는 특허발명에 대한 사용가능성이 있었는지 여부 및 실제 특허발명에 대한 수요가 있었는지 여부에 의하여 권리자의 금원지급청구를 제한하는 해석을 하여야 한다. 침해금지 청구의 경우, 특허침해금지 가처분의 경우 보전의 필요성에 대한 해석을 엄격하게 요구하는 것이 필요하다. 가장 문제되는 것은 본안소송을 통한 침해금지 청구이며, 민법 제2조의 권리남용 이론이 가장 필요한 경우이다. 최근 대법원은 상표권과 관련하여 지적재산권의 남용이라는 관점에서 매우 중요한 결정을 하였다. 종래 대법원은 부정경쟁행위 금지청구에 대하여 상표권에 기한 항변을 상표권의 남용이 된다는 이유로 받아들이지 아니하여 왔는데, 이 판결은 상표권에 기한 금지청구를 기각하면서 상표권의 행사 그 자체가 권리남용이 될 수 있다는 점을 지적하였다. 그 밖에 신탁법 제7조의 적용범위를 넓혀서 소송을 위한 채권양도를 금지하는 대법원의 판례 역시 특허권을 양수하여 소송을 제기하는 유형의 특허권 남용에 대한 대책이 될 수 있다. 한국에서의 특허권남용 문제의 해결은 비록 다른 나라들의 선례가 이 문제를 해결함에 있어서 도움은 될 수 있겠으나 가장 효과적이고 적절한 해결 방법은 한국법의 전체체계와 관련하여 찾아져야만 할 것이다.

Since 1980, the international franchise disputes around the science and technology have become the mainstream of economic friction. Over problems between enterprises, the trade frictions between countries become the trend of development. Developed countries from technical reform in order to ensure the international competitiveness and improve the balance of payments as well as protect their own new technological patent, require their trade deals should also protect the patent right. Therefore, the economic increase from new technology and economic frictions of international balance of payments from developed and developing countries become more and more important. In the presented study, by comparing patent dispute cases , crucial countermeasures were developed.