제조방법이 기재된 물건발명 청구항(Product by Process Claim)은 물건청구항의 형태를 갖추 고 있으나, 제조방법에 의하여 그 물건을 한정하 는 형식으로 기재된 청구항이다. 제조방법이 기재 된 물건발명 청구항은 특허성 판단시와 보호범위 판단시에 그 해석이 국가별로 다양하고, 한 국가 내에서도 법원에 따라 상이한 경우가 많을 정도로 논란이 되어 왔다. 하지만, 2009년 미국의 CAFC 전원합의체 판결을 시작으로, 2012년 일본 지적 재산고등재판소 판결에서 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석을 명확히 정리하였다. 한국의 경우 2015년 1월 대법원 전원합의체 판결이 나오면서 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성 판단의 기준을 마련하였으며, 2015 년 2월 처음으로 대법원 판결로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 보호범위 판단기준을 제시하였다. 우리나라의 최근 대법원 판례는 기재요건과 관 련하여 명확설의 입장을 취하였고, 특허성과 보호 범위 판단시에 물적 동일설로 입장을 변경하였다. 다만, 보호범위 판단시에 예외적으로 제법 한정설 을 채택하여, 경우에 따라 특허성과 보호범위 해석의 일치여부에 해석이 문제될 수 있을 뿐만 아 니라, 어떠한 경우에 예외가 적용되는지에 대한 명확한 기준이 없으므로 제조방법이 기재된 물건 발명 청구항의 전체적인 법적 안정성을 저해하는 요소가 될 수 있다는 점이 우려된다. 따라서, 보호 범위 판단시에 불명확한 “예외”를 통하여 청구항 의 해석방법을 달리할 것이 아니라, 불합리한 정 도로 넓게 해석되는 경우에는 (동일한 해석방법 에 따르면) 진보성 등의 특허성에 관한 무효사유 가 존재할 가능성이 높으므로, 오히려 무효주장으로 별개로 다투도록 하여 해결하는 것이 효과적일 것이라고 판단된다.

수치한정발명은 공지발명에‘수치’라는 구성 이 개시되어 있지 않거나, 그 구성에 차이가 있음에 도 대부분 그 수치범위에 임계적 의의가 없다거나, 반복 실험에 의해 쉽게 도출할 수 있는 단순한 수치 한정에 불과하다는 이유로 특허성을 인정받지 못 한다. 그런데 최근 수정한정에 따른 임계적 의의가 없음에도 진보성이 인정된 대법원 판결들이 나타 나고 있고, 일본에서도 지적재산고등재판소가 생긴 이후 수치한정발명에서 진보성을 인정하는 사례들 이 많이 생겨나고 있다. 우리나라의 경우는 대부분 기술적 과제 내지 효 과의 이질성으로 인해 특허성이 인정되고 있지만, 일본의 경우는 임계적 의의로 인해 특허성이 인정된 사례도 있고, 또한, 효과의 이질성 내지 임계적 의의 가 없더라도 수치한정의 기술적 의의만으로 인해 특허성이 인정된 사례도 찾아볼 수 있다. 수치한정 을구성의곤란성관점에서바라볼때수치한정자체 에 기술적 의의가 있는 경우에는 해당 수치한정을 용이하게 도출할 수 있다고 볼 수 없기 때문에 우리 나라에서도 일본처럼 수치한정 자체에 기술적 의의 를 갖는 경우에도 특허성을 인정할 수 있도록 새로 운 판단기준을 마련해야 할 것이다 한편 수치한정을 수반하는 파라미터 발명의 경우 넓은 의미에서의 수치한정발명에 포함된다. 하지만 우리나라에서는 파라미터 발명에 관한 판 단기준을 수치한정발명의 판단기준과 별도로 제시 하고 있기 때문에 실무적으로 수치한정발명과 파 라미터 발명을 별도로 구분해서 특허성 여부를 판 단하고 있다. 그런데 이러한 이원론적인 접근 방법 은 특허성 판단 이전에 청구항에 기재된 발명이 파 라미터 발명인지 수치한정발명인지를 구분해야 하 기 때문에 심사관이나 심판관에게 부담이 될 수 있 고, 잘못된 판단을 초래할 가능성도 있다. 또한, 수 치를 포함한 발명이 수치를 한정하고 있는 대상(관 용적 파라미터인지 특수한 파라미터인지)에 따라서 그 판단방법이 달라진다는 것은 타당하다고 말하 기 어렵기 때문에 수치를 포함한 모든 발명에 공통 적으로 적용될 수 있는 통합적인 판단기준이 필요 하다고 본다. 이글에서제시된통합적인판단기준은현재의 판단기준을 그대로 따르면서도 수치한정발명이든 파라미터 발명이든 관계없이 하나의 판단기준만으 로 특허성 여부를 판단할 수 있도록 한 것이어서, 수치한정을 포함한 모든 발명의 특허성 여부를 좀 더 일관적이고 효율적으로 판단할 수 있게 될 것으 로 기대된다.

어떤 영업방법 발명이 특허법상 특허를 받을 수 있는 ‘발명’에 해당하는지 여부에 관한 문제는 우리나라에서 이른바‘영업방법 발명의 성립성’문제로 다루어져 왔다. 영업방법 발명의 성립성에 관한 논의는 그 동안 주로 대법원 판례와 특허청의 심사기준에 대한 검토를 중심으로 이루어져 왔으나, 영업방법 발명의 성립성에 대한 구체적인 판단방법에 관해서는 거의 논의가 이루어지지 아니하였다. 그러나 영업방법 발명의 성립성 여부가 쟁점이 된 실제 사건에 있어서 당해 영업방법이 그러한 판단기준에 해당하는지 여부를 판단하는 일은 쉬운 일이 아니므로, 이에 대한 구체적인 판단방법을 모색할 필요성은 크다고 할 것이다. ‘영업방법 발명의 성립성’문제는 기본적으로 어떤 영업방법 발명이 특허법 제29조 제1항 및 같은 법 제2조 제1호에 규정된‘발명’에 해당될 수 있는지 여부의 문제이다. 따라서 영업방법 발명의 성립성에 대한 적절한 판단방법의 모색은 특허법상 발명의 성립요건인 ‘자연법칙 이용성’ 과 ‘기술적 사상의 창작성’ 및 ‘발명의 완성’이라는 관점에서 영업방법 발명의 성립성 판단기준을 재검토하는 것으로부터 출발하여야 한다.