The distinction between software expression protected by copyright law and software functionality not protected by copyright law is often elusive. Accordingly, we analyze what the U.S. Supreme Court’s Decision in a program copyright lawsuit between Google and Oracle suggests about the direction of copyright protection for the latest software. Next, we will try to find an appropriate balance between the scope of protection of patent and copyright for software. To this end, we look at ways to increase the expertise of judges to clearly determine the boundaries of the protection scope of patents and copyrights for software. Nevertheless, as for software, overlapping protection of patent and copyrights may inevitably occur. For this, we look at ways to resolve the inconsistency between the protection period of patent and copyrights. Lastly, we will look at the special law for areas not protected by patent and copyright laws.

우리나라는 그동안 특허법 제127조에 의해 주요국의 간접침해 제도와 유사한 제도를 운영하고 있었으나 이는 주요국의 해당 규정과는 내용 면에서 상당한 차이점이 있는 특유한 입법이었다. 특히 동조는 일본의 1959년 개정 특허법의 내용을 거의 그대로 도입한 것인데 일본 특허법이 몇 차례 개정된 데에 반하여 우리 특허법 제127조는 여전히 도입 당시의 내용을 유지하고 있어 디지털‧네트워크 환경에서 새롭게 등장하는 침해의 유형에 유연하게 대응하지 못한다는 지적이 꾸준히 있어왔다. 특허청에서는 기존에 있었던 이러한 논의를 반영하여 ‘18년 9월 특허법 제127조의 개정안 초안을 발표하였으며, ’19년 3월에는 이를 다소 수정한 개정안이 국회에서 발의되었다(특허법 일부 개정법률안, 의안번호 2019282). 개정안은 기존의 규정을 존치시킨 가운데 제외 국의 입법례와 거의 동일한 간접침해 규정을 추가하였으며, 그 밖에 온라인 전송행위와 관련된 규정 및 유도침해 규정을 신설하였는데 4차 산업 혁명 시대에 보다 부합하도록 규제 체계가 정비 되었다는 점에서 큰 의의가 있다고 할 것이다. 다만 온라인 전송행위 규정과 관련하여 ‘전자적 수단’에 컴퓨터 프로그램 등 소프트웨어가 포 함되는 것인지가 불분명하고 제3호 유도침해 규정의 경우 여전히 직접침해를 전제로 하고 있지 않아 그 적용 범위가 너무 넓어질 가능성이 있으므로 수정이 필요하다고 생각된다. 한편 이번 개정안에는 반영되지 않았으나 직접침해가 국외에서 일어나는 경우에 제127조를 적용할 수 있는지와 관련하여 불분명한 점이 있으므로 향후에는 이에 대해 명문 규정을 두는 방안을 검토할 필요가 있다. 또한 제외국의 간접침해 규정을 도입한 가운데 기존 규정을 그대로 병존시키는 것은 법리적 필연성이 미약하다고 할 것이므로 향후에는 기존 규정을 삭제하는 방안에 대해서도 논의가 필요하다고 본다.

3D 프린팅은 혁신적인 제조 및 창작의 도구이 지만 저작권 및 특허권의 침해를 위한 불법의 도구로도 사용될 수 있다. 특히 3D 프린팅은 온라인으로 전 세계에 즉각적으로 전달될 수 있는 디자인 파일을 필수불가결한 요소로 하므로 3D 프린팅으로 인하여 발생하는 저작권 및 특허권의 침해의 위험은 중대하다. 디자인 파일은 시각적 표현인 삼차원형상을 보 호범위로 하는 저작물로서의 지위를 가질 수 있으므로 이러한 디자인 파일의 작성⋅복제⋅전송과 디자인 파일을 이용하여 3D 프린팅하는 행위는 저작권을 침해하게 된다. 반면, 특허법상 디자인 파일은 물건의 발명에서의 물건의 개념에 포함되지 않고 간접침해에서의 전용품으로서의 지위는 불명확하며 디자인 파일 자체를 특허로 청구하여 특허 등록을 받을 수도 없다. 따라서, 삼차원형상을 보호범위로 하는 저작물에 대한 저작권자는 삼차원형상을 나타내는 디자인 파일의 작성⋅복제⋅전송자에게 책임을 물을 수 있는 반면, 물건의 발명에 대한 특허권자는 특허 물품을 나타내는 디자인 파일의 작성⋅복제⋅전송자에게 특허권 침해의 책임을 묻기 어렵다. 이러한 결론은 3D 프린팅 온라인서비스제공자가 특허물품을 나타내는 디자인 파일을 삭제⋅차단할 작위의무가 인정되기 어려운 주요한 원인이 된다. 3D 프린팅 기술이 보다 발전하고 활용도가 높아진 근 미래의 시점을 전제로한 입법론으로서 저작권의 보호를 받는 삼차원형상을 나타내는 디자인 파일의 작성⋅유통 행위의 불법성을 보다 명확히 하고 저작권법 제30조의 단서에서의 “공중의 사용에 제공하기 위하여 설치된 복사기기에 의한 복제”에서의 ‘복사기기’에 3D 프린터가 포함됨을 명확히 규정하는 것이 바람직하다. 3D 프린팅에 의한 특허권의 침해로부터 권리자를 실효적으로 보호하기 위한 방법으로 디자인 파일을 유형물에 고정하는 행위로서의 ‘복제’와 디자인 파일을 공중의 구성원이 접근할 수 있도록 이용에 제공하는 행위로서의 ‘전송’을 간접침해에 포섭하는 것이 바람직하다. 그리고 디자인 파일에 특허권의 실질적 효력이 미치게 하였다면 온라인 서비스제공자가 어떠한 의무를 다한 경우에 책임을 면하게 되는지를 구체적으로 규정하여 예측 가능성을 높일 필요가 있다. 한편, 창작자에 대한 보상과 공중의 이익의 균형의 관점에서 디자인 파일의 작성 및 디자인 파일의 유통 행위의 위법성을 명확히 인정하여 저작권 및 특허권의 실효 적 보호를 확보였다면, 사적⋅비경제적 목적의 디자인 파일의 복제⋅전송 및 실시 행위에 대해 저작권 및 특허권의 효력이 미치지 않도록 하는 것이 바람직하다. 마지막으로, 3D 프린팅과 관련된 저작권과 특허권에 대한 쟁점을 통합적으로 다루면서 사회 변화에 따라 창작자의 독점권과 공중의 이용권 간의 균형을 보다 유연하게 조정하기 위하여 이와 관련한 특별법을 제정하는 것을 고려해볼 수 있을 것이다.

특허법에는 특허권 침해의 경우에 손해액을 산정하는 다양한 방법이 규정되어 있는데, 표준필수 특허권이 침해된 경우에도 일반적인 특허권 침해의 경우와 동일하게 위 규정들에 근거하여 손해액을 인정할 수 있는지 문제된다. 이와 관련하여 표준필수특허권 침해 시 손해액 산정에 관한 각국의 실무 및 논의를 살펴보았다. 미국에서는 표준필수 특허권 침해에 대하여 손해배상으로서 합리적 실시료를 지급하는 것을 전제로, 그 액수의 구체적인 산정을 위해, Top-down 방식, Bottom-up 방식, 비교 가능한 실시계약을 이용하는 방식 등이 활용되어 왔다. 그런데 FRAND 확약을 한 표준필수특허권자는 FRAND 조건에 따른 실시료를 지급할 의사가 있는 사람에 대하여는 라이선스를 거절할 수 없다는 점에서 실시계약을 거절하고 특허발명을 독점적으로 실시할 수도 있는 일반적인 특허권자와는 본질적인 차이가 있다. 이러한 표준필수특허권의 본질은 손해액 산정에 고려되어야 할 것이므로, FRAND 조건에 따른 실시료를 지급할 의사가 있는 사람에 대한 손해액은 원칙적으로 실시료 상당액이라고 보는 것이 타당하고, 그 경우에는 손해액 추정에 관한 특허법 규정에 근거하여 다른 유형의 손해액을 인정하는 것은 어려울 것이다. 나아가 FRAND 조건에 따른 합리적 실시료는 각 사안에서 당사자가 제출한 증거 등을 고려하여 비교 가능한 실시계약을 사안에 맞게 적절히 수정하여 활용하거나, 해당 표준에 대한 실시료 총합을 확정하고 이를 문제가 된 표준필수특허권의 기술적 기여에 따라 배분하는 Top-down 방식 등이 활용될 수 있을 것이다.

최근 IT 기술의 발전과 다양한 지식재산권의 양산으로 세계 각국에서 자국 또는 자국의 국민이 소유한 지식재산권의 보호를 위한 법령의 확대, 제도의 개선에 대한 관심이 증대되고 있다. 대표적으로 세계 굴지의 IT 기업들이 지식재산권 침해 소송의 당사자가 되어 장기간 동안 법적 절차에 많은 시간과 비용을 투자하게 되거나, 기대했던 소송 결과를 얻어내지 못하게 된다면, 해당 기업에 미치는 부정적인 영향이 장기간 지속되거나 막대한 손해배상액이 발생하게 된다. 그런데 지식재산권의 고유한 특성상 침해행위의 유형, 침해여부, 구체적인 손해배상액 산정방법 등을 밝혀내기 쉽지 않은 사례가 많이 있고, 지식재산권 시장의 변화 속도에 부응하지 못한 법령들을 토대로 손해배상액을 정확히 판단하기 쉽지 않은 경우도 있다. 우리나라 특허법 제128조 제4항에서 적절한 손해액은 피고가 침해행위로 의하여 얻은 이익액으로 추정하고, 특허법 제128조 제5항에 의하여 권리자는 침해자를 상대로 그 특허발명의 실시에 대하여 통상실시료를 자기가 받은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있는데, 이러한 규정만으로는 특허권자의 손해전보에 현실적이지 못하다. 또한 디자인보호법 제115조에서도 특허법에서와 마찬가지로 일실이익, 손해액 추정, 실시료상당액 등으로 손해배상액을 산정하는 방식에 대해서 규정하고 있으나, 해당 규정만으로 디자인권침해에 대한 손해배상액을 합리적으로 산정하기에는 부족한 측면이 있다. 미국 특허법 제284조에서는 미국 특허권 침해로 인한 손해배상 산정방식으로서 특허권 침해로 인하여 특허권자가 상실한 이익인 일실이익, 특허발명에 관한 합리적 실시료 또는 확립된 실시료를 사용하고 있다. 반면에 디자인권 침해로 인한 손해액은 미국 특허법 제284조 또는 제289조에 근거하여 산정 가능하나, 미국 특허법 제289조와 달리 제284조에 따를 경우에는 침해자의 이익액에 근거한 손해배상액을 산정할 수 없게 된다. 그리고 고의침해 등에 따른 징벌적 손해배상제도는 우리나라와 달리 미국 특허법에 존재하는 독특한 규정이다. 이하에서는 현행 특허법 및 디자인보호법상 손해배상 산정방식에 대해 규정한 내용을 검토하고, 미국의 입법례와 구체적인 사례를 비교⋅분석한 후 지식재산권 침해 시 손해배상액 산정방식에 대한 입법론을 살펴본다. 우리나라에서도 미국과 같이 일실이익과 합리적 실시료를 혼합하여 손해배상액을 산정하는 규정을 확립하고, 실시료의 산정기준에 대한 가이드를 제시하거나 징벌적 손해배상제도를 도입하는 등 특허권자 및 디자인권자의 권리증진과 산업발전에 기여할 수 있는 입법적 개선방안을 모색해야 한다.

특허권 존속기간 연장제도는 1987년 물질특허제도를 도입하면서 함께 도입하였고, 의약품의 기존 특허권 존속기간을 최대 5년까지 연장해 주 고 있다. 우리나라 특허법 제89조에 의하면, 특허발명을 실시하기 위하 여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또 는 등록 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기 간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 제88조 제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권 의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다고 규정하고 있다. 의약품은 특허권 존속기간 만료시점에 가까울수록 매출이 급증하는 경 향이 있어, 특허권 존속기간의 연장기간 문제로 원개발의약품 특허권자 와 일명 복제의약품을 제조하는 우리나라의 제약회사 간의 이해관계는 첨예하게 대립된다. 특히, 복제의약품 출시 과정에서 특허무효심판 또는 권리범위확인심판을 통한 특허도전이 필수적인 것으로 인식되고 경쟁사 들보다 한발 앞서 연구개발에 착수하여 우선판매품목허가를 취득하려는 시도가 활발히 이루어지고 있다. 이 글에서는 의약품 특허권 존속기간의 연장기간 산정기준을 중심으로 검토하고 관련 쟁점을 분석하여 시사점을 살펴보기로 한다. 논의의 순서 는 먼저 의약품 특허권 존속기간 연장제도를 검토하고, 이 제도가 외국 에서는 어떻게 시행되고 있는지 외국의 입법례를 살펴보고 비교법적 검 토를 행한다. 그리고 이를 바탕으로 하여 특허법원이 국내 최초로 제시 한 존속기간의 연장기간 산정기준에 대한 사례를 소개하고, 이에 대한 평석을 통하여 특허법원이 제시한 산정기준의 적정성을 검토하여, 최종 적으로 원개발의약품 특허권자와 복제의약품 제조업체 간의 합리적인 이 익조정을 위하여 우리 의약업계의 현실에 부합하는 특허권 연장기간 산 정기준의 개선방안을 다루기로 한다.

2011년 중국은 전체특허출원 수에서 미국을 제치고 1위를 차지하여, 현재 특허 생산 1위의 국 가로 부상하게 되었다. 따라서 중국에서의 특허분 쟁사례도 증가되는 추세이고 글로벌 기준에 맞추 기 위하여 빈번한 법률 개정도 진행하고 있는 상 황이다. 중국 특허법 제65조에 따르면, 순차적으 로 권리자의 실제손실, 침해자의 이익, 특허실시 료의 배수, 법정손해배상액 등 계산방식을 적용하 여 산정할 수 있지만 실무에서는 손해배상 산정방 식이 상당히 경직된 모습을 보이고 있다. 한편 미국은 다양한 방법으로 일실이익을 산정 하는데 그 기준으로서 Panduit 테스트를 적용하 고 있고 상세한 입증책임도 확립되어있다. 또한 기술융복합제품에 대한 산정법리로 중국은 기여 도 배분의 원칙만 사법해석에 규정되고 있지만 미 국은 전체시장가치 원칙도 판례에서 적용한 바가 있다. 따라서 본 논문에서는 미국의 심층적인 논 의를 참고하여 중국 손해배상 산정방식에 대한 개 선방향을 제언하고자 한다.

권리범위확인심판은 일사부재리의 효력 외에 별다른 효력을 인정하기 어렵고, 일사부재리의 효 력이 인정되더라도 동일사실 및 동일증거에 의하 여 다시 ‘심판’을 청구할 수 없을 뿐이며, 당사자 나 제3자가 침해금지 및 손해배상청구의 소를 제 기하는 데에는 아무런 장애가 없다. 권리범위확인 심판의 이러한 한계 때문에 심리범위에 제한이 존 재한다. 게다가 권리범위확인심판이 적법하기 위 해서는 확인의 이익이 필요하다. 현실에서는 침해 소송이 진행되고 있음에도 권리범위확인심판이 나중에 제기되는 경우가 종종 있다. 권리범위확인 심판은 처분을 전제로 하지 않는다는 점에서 진정 한 의미의 행정심판과는 성질이 다르고, 일사부재 리의 효력밖에 인정되지 않으며, 침해소송에 어떠 한 기속력도 인정될 수 없다는 점에서 권리자와 실시자 사이의 침해문제를 종국적으로 해결하기 는 곤란하다. 따라서 침해소송이 먼저 제기되어 충분한 심리가 진행되고 있거나, 진행된 이후에 청구된 권리범위확인심판은 그 제도의 본래의 목 적범위를 벗어난 것으로서 확인의 이익을 부정해 야 할 것이다.

특허권자의 특허권은 혁신적 기술 개발을 위한 유인장치이자 보호장치로 필요하고, 동시에 제네 릭권자의 복제권은 특허권 남용에 따른 고가의 독 점 공급 문제를 해결하기 위해 필요하다. 따라서 특 허권자의 보호와 제네릭권자의 보호 사이에 균형 을 이루는 제도 마련이 요구된다. 특히 제약분야와 농업분야는 R&D를 통한 신제품 개발을 장려하기 위해 특허권을 보호해야 하지만, 한편 좋은 제품의 대중화를 위해 제네릭업자를 보호해야하는 바, 제 네릭 의약품과 제네릭 GMO관련 규제가 시급한 현 실이다. 제약분야에서는 미국은 Hatch-Waxman Act 로 신약개발 특허권자와 제네릭 제약업자 간의 균 형을 이룬 제도가 실행되고 있다. 우리나라의 경우 한∙미 FTA로 특허권자에 대한 보호조치인 통지 제도가 도입되었고, 허가-특허연계제도 역시 도입 될 예정이다. 그러나 우리나라의 경우 제약산업이 제네릭업자임을 감안할 때, 특허권자를 과도하게 보호하는 허가-특허연계제도에 대하여 제네릭 제 약업자를 보호하는 특허권 남용에 따른 손해배상 제도와 같은 제도가 필요할 것이다. 농업분야도 미국 몬산토社의 GMO 특허제품인 RR콩의 특허만료로 인한 제네릭 GMO관련 논의가 진행되고 있다. 이에 관하여 미국은 제약관련 특허 권자와 제네릭권자의 균형을 이룬 것으로 평가되 는 Hatch-Waxman Act를 준용하자는 논의가 있 으나, 우리나라의 경우 제약분야의 입법도 미비하 여 준용하기 어려운 점, 국내법의 GMO관련 법안 이 통일성이 부족한 점, 제네릭 GMO 및 제네릭 신 품종에 대한 규정이 미흡한 점을 고려할 때, 현 시 점에서 우리나라는 GMO관련 국내법을 먼저 정비 한 후 제네릭 GMO에 관한 규정 도입을 논해야 할 것이다.

The misuse case in the narrow sense is more likely to emerge in patent area than in copyright area. In fact, a recent case is easily found where a patent misuse activity got the penalty of Korean antitrust law even though such sanction was not related to Korean Civil Act. But almost all the civil cases since 2000Da69194 decision in Korean courts where patent misuse was recognized are no more than a blind following of the Japanese decision in the Kilby case. The recent Supreme Court Grand Bench Decision (2010Da95390) consolidated such a trend rather than redressed the problem.The misuse doctrine in this type of cases is just an artificial tool to block the enforcement of a registered patent which has inherently a ground for invalidation based on obviousness, without declaring the invalidity of the patent. However, this is hard to be treated as a true misuse of patent. In related practice, Korean courts have handled well so far the weakness of so-called two linear system dealing with patent dispute at least about novelty issue, without depending on the above artificial tool. In other words, with the help of plausible theories such as ‘exclusion of prior art’ principle, Korean courts have consistently denied validity of the related part in a registered patent even prior to declaratory judgment by Korea Intellectual Property Office. Therefore, it is possible for any Korean court to plainly recognize invalidity of a patent based on non-obviousness issue in a patent infringement litigation, by adopting the same approach. This approach is more appropriate than the other ambiguous compromise using the misuse doctrine just as a artificial tool. In addition, there should be harmonization of contradiction between 2010Da95390 decision and the other precedents adopting ‘exclusion of prior art’principle especially about which legal effect should follow such judgment.

Princo판결은 데이터 저장매체인 CD-RW의 표준기술을 제정하기 위하여 필립스와 소니를 포함한 특허권자들이 특허풀을 형성하고, 제정된 표준특허기술에 대한 일괄실시사용권을 허여한 행위에 대하여, 특허권남용여부의 기준을 제시한 미국연방항소법원의 판결이다. 특허풀에 포함된 특허 기술의 구성과 일괄실시사용권의 범위로 인하여 특정 특허기술의 배제효과가 야기될 수도 있는 상황임에도 불구하고, 본건 특허풀의 형성과 일괄실시사용권의 허여가 특허권남용에 해당하지 않는다는 판단을 내림으로써 특허권 행사에 대한 경쟁법적 제한을 다소 완화한, 즉 특허권자의 권리를 보호하는데 좀 더 치중을 한 판단으로 평가되고 있다. 특허풀과 표준기술제정/표준화라는 행위에 대하여 어떠한 법률적인 평가를 내릴 것인지는 미국, EU, 일본과 같은 경쟁법 집행이 활발한 지역에서는 원칙적으로 특허권의 행사에 대한 경쟁법적인 평가를 통하여, 즉 친경쟁적 효과와 반경쟁적 효과를 분석하여 그 정당성 여부에 관한 기준을 제시하는 것이 일반적인 접근방법으로 보인다. 이러한 경향을 따라 우리나라 공정거래위원회도 최근(2010.3.31.)에 개정된“지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 (공정위 예규 제80호)”에서“특허풀과상호실시허락”“, 기술표준관련특허권의행사”라는 항목을 포함시켜 특허풀과 표준기술제정/표준화과 관련한 공정거래법상의 적용원칙을 구체화한 바 있다. 본고에서는 Princo판결에서 나타난 특허풀을 통한 표준기술제정행위/표준화 및 이의 일괄실시권의 행사가 공정거래법, 특히 공정위의 심사지침에 의할 때 어떠한 평가를 받을 수 있을지에 관하여 간략히 살펴보았다. 특허풀과 표준기술제정행위/표준화가 통상적으로는 친경쟁적인 효율성 증대효과가 있다는 점이 인정되는 상황에서는 그 반경쟁적인 효과를 도출하여 분석함에 있어서 당사자들의 의도, 해당 기술의 특성과 발전가능성, 해당 행위가 시장에 미치는 영향, 해당 행위가 금지되었을 경우 야기될 사회적 비효율성등을 종합적으로 고려하여 경쟁법적인 평가가 이루어져야 할 것으로 보인다.

특허권을 보유하는 자는 특허권에 대한 침해가 있는 경우 다음 사항을 주장 및 입증함으로써 특허권 침해금지청구를 할 수 있는바, (1) 특허권자가 특허권 침해로 인하여 회복할 수 없는 손해를 입는 다는 점, (2) 금전적 손해배상과 같은 구제책은 회복할 수 없는 손해를 적절하게 구제할 수 없다는 점, (3) 특허권자와 침해자간 이익형량을 고려할때 특허권 침해금지청구에 대한 인용이 필요하다는 점, (4) 특허권 침해금지청구를 인용하더라도 공공의 이익이 침해당하지 않는다는 점이 그것이다. 나아가, e Bay v. mercExchange 사안 이후의 판결들에 대한 분석에 의하면 (1) 각 급 법원들은 여전히 대부분의 사안에서 특허권 침해금지청구를 인용하고 있고, (2) 특허권자와 침해자가 관련시장에서 직접적인 경쟁관계에 있을 경우 일반적으로 특허권 침해금지청구가 인용되고 있으며, (3) 만일 특허권자가 특허발명을 이용하여 사업을 수행하지 않는 경우에는 특허권 침해금지청구가 기각되고 있고, (4) 침해의 고의성, 복합 발명의 존재, 특허권자의 실시권 부여 의향 및 장래의 침해 가능성과 같은 다른 요소들은 특허권 침해에 있어서 특허권 침해금지청구의 인용 또는 기각 여부에 대한 결정적 요소는 아니라는 사실이 확인된다.

일반적으로 특허기술을 실시하려는 자가 특허권자에게 실시료를 지불한다. 그런데 그러한 관계가 거꾸로 되는 경우가 있다. 역지불 합의(Reverse Payment Settlement)는 특허권자가 침해자 또는 잠재적 경쟁자에게“시장에 진입하지 않을 것; 특허의 유효성, 집행가능성 및 권리범위에 관하여 다투지 않을 것; 및/또는 시장 진입을 늦출 것을 조건으로 합의금을 지급하는 것”을 말한다. 당사자 사이의 합의의 일종인 역지불 합의는 소송 및 판결을 통한 것보다 훨씬 효율적인 분쟁해결 수단이 될 수 있다. 또한 특허권자는 기본적으로 배타적으로 특허기술을 실시할 독점적 권리를 가지고 있고 역지불 합의는 그러한 권리를 행사하는 자연스런 방법의 하나로 볼 수도 있다. 그러나 역지불합의는 특허권자가 제네릭 사업자의 시장 진입을 지연시킴으로써 해당 의약품 시장에서의 독점력을 유지하면서 일반 소비자에 대하여 높은 가격에 약품을 판매하는 데 이용될 수 있다. 제네릭 사업자가 막대한 합의금을 지급받아 시장에 진입하여 제네릭 약품을 판매하는 이상의 이익을 얻는 것 또한 항상 정당한 것으로 보이지 않는다. 이러한 상충하는 이익 및 가치로 인하여 역지불 합의를 과연 규제할 것인가 및 어떻게 규제할 것인가는 쉬운 문제가 아니다. Hatch-Waxman 법체계 아래 제네릭 사업자에게 특허의 효력 및 권리범위에 관하여 다툴 동기를 부여하고 있는 미국에서는, 다양한 형태의 역지불합의가 등장할 수 있고 그에 따라 많은 판례 및 이론이 나오고 있다. 그러나 역지불 합의의 성격 및 이를 반독점법상의 어떠한 규제원리(합리의 원칙; 당연 합법 또는 당연 위법)에 의하여 규율할 것인가에 관하여는 서로 상충되는 의견을 보이고 있어서, 그 규율기준이 확립되었다고 보기는 어렵다. 우리나라에서는 미국과 같이 역지불 합의가 많이 나올 수 있는 배경을 갖추고 있지 못해서인지 아직 이 부분에 대한 논의가 활성화되어 있지는 않다. 그러나 의약품 산업의 성장, 한∙미 자유무역협정의 체결 및 그 이행을 위한 의약-특허 연계제도의 도입과 더불어 그러한 사례가 등장할 것으로 예측된다. 그 경우 역지불 합의의 구체적인 내용에 따라 특허권의 정당한 행사로서 공정거래법이 아예 적용되지 않는 경우부터 합리의 원칙에 따라 그 친경쟁적 효과와 반경쟁적 효과를 따져 공정거래법 위반 여부를 판단하여야 할 경우, 그리고 당연히 위법한 것으로 보아야 하는 경우까지 다양한 유형이 있을 것으로 생각된다.

미국, 일본과 우리나라 모두 종자에 대해 품종보호제도와 특허제도에 의한 중복보호를 부여하고 있다. GM종자의 경우 유전형질변환과정에 인간의 창작이 개입되었기 때문에 특허로 보호받을 수 있을 것이지만, 여전히‘종자’이므로 품종보호제도를 통한 보호도 가능할 것인데 품종보호제도 혹은 특허제도 중 어느 것으로 보호받을지는 발명자의 선택사항이다. GM종자와 관련하여 두 제도의 가장 큰 차이점은 권리의 효력제한 범위이다. 각국별로 다소 차이는 있지만 품종보호제도에서는 일반적으로 농부의 자가채종행위에는 품종보호권(혹은 육성자권)의 효력이 미치지 않는다는 명문의 규정을 두어 인류의 역사에서 오래된 관행을 인정하고 있지만 특허제도에는 이에 대응하는 명문의 규정이 없고 특허제품의 최초판매에 의해 판매된 물건에 대해서는 특허권의 소진한다는 판례법상의 원칙이 GM종자 발명에는 어떻게 적용될 것인지가 문제가 된다. 미국의 GM콩종자 사건에서 문제가 된 것은 조건부 판매에 의해 특허권의 소진이 제한되는지와 자기복제발명의 경우 소진을 어떻게 적용할 것인지였는데, 첫 번째 쟁점에 대한 미국과 일본에서의 논의를 정리해 보면, 미국 CAFC의 Mallinckrodt 판결 하에서 계약에 의한 소진회피 가능성은 높았지만 Quanta 판결에 의해 그 여지가 많이 줄어들었다고 볼 수 있고 일본의 경우는 원칙적으로는 불가하고 소유권유보나 해제조건부 라이센스 등 매우 제한적인 가능성만이 열려 있다고 볼 수 있다. 다만 미국과 일본 모두 판례에 대한 비판적 견해가 제기되는 것을 보면‘특허권자의 계약방법 선택의 자유’ 와 ‘제3자의 거래안전 보호’라는 상충하는 이익의 조화를 꾀할 수 있는 결론 및 그 이론구성에 대해 향후 지속적인 검토가 필요할 것으로 보인다. 두 번째 쟁점과 관련하여서는 후세대 종자에 대한 소진의 적용을 배제한 연방순회항소법원의 결론에는 동의하지만 후세대 종자가 판매된 적이 없다는 논거보다는‘생산’이라는 개념을 기준으로 판단하는 것이 타당하지 않은가 생각된다.

이 논문은 가상 세계에서 발생할 수 있는 지적재산권에 관한 문제 중 특히 특허권의 침해에 대한 문제를 다룬다. 가상 세계에서의 특허침해는 아직 현실적으로 문제가 된 사례는 없으나 컴퓨터 시뮬레이션과 그래픽 기술의 발전으로 Second Life와 같은 가상 현실 프로그램이 등장하면서 충분히 그 가능성이 높아지고 있는 추세이다. 가상 세계에서 특허권이 문제되는 경우는 이미 현실 세계에서 어떤 종류의 물건에 특허가 주어졌을 때, 가상 세계에서 현실 세계의 특허권 침해 행위와 동일한 행위를 한 경우 이를 특허의 침해로 볼 것인지 여부이며, 논문에서는 특히 가상 쥐덫을 예로 들어 가상 세계에서 기계특허의 침해문제를 다루고 있다. 가상 세계에서 사물의 창조, 판매 및 사용 과정은 현실 세계와는 기술적으로 구별되기 때문에 현실 세계의 특허가 그대로 인정되기 어려운 측면이 있다. 따라서 현실 세계의 특허에서 권리범위를 특정하여 가상 세계의 특허까지 보호되는지를 검토하고, 문언상 한계를 넘어 균등침해에 해당하는지와 관련하여 균등론의 적용을 검토할 필요가 있다. 또한 가상 세계에서 특허권이 보호되는 경우에도 이에 대한 침해 행위를 직접 침해나 간접 침해로 나누어 어떤 유형에 해당할 수 있는지 검토하고, 우리나라 및 미국의 특허법상 이를 특허침해에 해당하는지 판단한다. 마지막으로 현실 세계의 특허권자가 가상 세계에서의 특허침해에 대하여 특허권을 보호하고 손해배상을 받을 수 있는 실효적인 구제수단을 검토하여, 특허청구범위에 명시적으로 가상 세계의 특허를 기재하거나 방법발명으로 출원하는 방법을 제시하고 궁극적으로 가상 세계에서의 특허권 보호의 가능성을 조명한다.