현대형 소송이 증가함에 따라 전문가 증인의 역할의중요성이갈수록증대되고있다. 영미법계 를 따르는 미국은 특허 소송에서 전문가 증인 (Expert Witness)의 사용이 일반화되어 있으며, 전문가 증인은 소송 초기부터 배심원 재판까지 많은 절차에서 중요한 역할을 하고 있다. 배심원 은 1심 소송의 거의 마지막에 소송 절차에 참여 하기 때문에, 당사자를 위해 증언하는 전문가 증 인의 증언이 배심원 재판에서 허용되기 위해서는 기준이 필요했고, Frye, Dauert 판결 등에 의해 기준이 설정되다가 미국연방증거법 제702조에 법제화되었다. 우리나라는 대륙법 체계의 국가로, 소송의 사실판단에서 전문가의 도움을 받는 방법 으로 감정인 제도를 주로 이용해 왔으나, 부실한 감정, 감정인의 도덕성, 추상적 감정사항 기재로 인한 무용한 감정결과, 형식적인 감정인 신문등 이에 대한 문제점이 노출되면서, 전문심리위원제 도를 2007년 도입하였다. 하지만 전문심리위원제도 역시 역할 대비 복잡한 절차, 낮은 전문심리 위원 수당, 제도 자체에 대한 인식부족, 전문심리 위원의 의견에 대한 반박 절차의 부족 등으로 그 활용도가 낮아서 문제가 되었으며, 이의 개선을 위해 의료 및 건축분야에 한정하여 상임전문심리 위원제도를 도입하였다. 하지만 감정인의 문제점 은 해결이 어려운바, 법원의 공정한 판결을 위해, 프랑스에서 시행하고 있는 특임판사 제도와 유사 한 감정인의 업무를 총괄하는 전문심리관제와 전 문기술의 심리방안 연구와 전문심리위원 선정을 위한 각 기술 분야별 전문가 위원회를 법원산하 에서 운영하는 방안을 제안한다. 우리나라 특허 소송은 특허법원이 2020년 전문심리위원 추천위 원 위촉등을 시작으로 본격적인 전문위원제도 활 용을 시작했고, 특허심판원도 2021년 전문심리 위원제도 운영을 시작하는 등, 특허 소송에 전문 가 활용 제고를 위해 노력하고 있으나, 기존 감정 인과 전문심리위원의 문제는 여전히 안고 있는바, 특허법원 산하에 전문심리관과 전문가위원회를 두어 이에 대한 해결까지 같이 진행하는 방안을 제안하고자 한다. 미국 Dauert 판결의 전문가 증 언 허용 기준은 우리나라에서 증거력과 증명력의 기준으로 사용되고 있으나, 국민참여재판 제도가 확대된다면, 배심원 재판에서 제시허용 기준에대 한 명확한 기준이 제시되어야 할 것이다.

우리나라에서 빅데이터 분석 기술과 특허 소송에서 활용 가능한 지식재산 서비스 또는 법률 서비스 사이의 격차를 줄이기 위한 방안을 제안하였다. 지식재산 서비스에서 국내 기업은 해외 기업과 비교하여 데이터의 양과 질적인 측면에서 열세에 있으므로 국내의 지식재산 서비스를 제공하는 기업들은 데이터에 대한 정보처리 기술을 고도화하여 경쟁력을 확보할 필요가 있다. 또한 특허 빅데이터 분석 기법에 관한 다양한 연구를 활용할 수 있는 알고리즘과 데이터를 오픈소스 방식으로 공개할 수 있는 플랫폼을 제공하여 연구결과의 활용성을 강화할 필요가 있다. 지식재산 서비스의 활용도를 높이기 위해서는 데이터와 알고리즘에 대한 객관성과 투명성이 확보되어야 할 것이다. 법률 서비스에서는 법률산업 선진화와 신성장 동력 발굴 차원에서 리걸테크 산업을 육성하기 위한 산업투자 및 기반 확충에 나서야 한다. 또한 적정한 수준의 비식별화가 이루어진 판결문에 대해서는 연구자들이 손쉽게 접근할 수 있는 데이터베이스 구축이 필요하다. 우리나라는 영미법과 달리 디스커버리 제도가 존재하지 않고 기본적으로 성문법주의를 채택하고 있는 점을 감안하여 판결문 검색을 위한 공공 서비스 등 우리나라 제도에 필요한 부분에 집중할 필요가 있다. 현행 변호사법에 따라 비변호사가 빅데이터 분석 기술을 활용하여 유상으로 고객들을 상대로 법률사무를 취급하는 것은 금지된다. 그러나 변호사법 제109조 제1호의 궁극적인 목적이 일반 국민을 보호하기 위한 것임을 고려했을 때 적어도 알고리즘의 투명성과 데이터의 객관성이 확보되는 것을 전제로 변호사가 아닌 개인 또는 기업이 빅데이터 분석 기술을 활용해 법률 서비스를 제공하는 것을 일부 허용할 필요가 있으며 변리사 법에 의한 규제도 마찬가지의 고민이 필요하다.

2017년에 일본의 지적재산고등재판소(이하, ‘지재고재’)가 선고하여 법원 홈페이지에 게재된 특허관계 취소소송과 관련된 판결의 개요를 보고 한다. 이른바 당사자계(무효심판)와 관련된 것을 ‘목차 I’에서 소개하고 이른바 결정계(거절결정불 복심판)와 관련된 것을 ‘목차 II’에서 소개한다. 한편, 2017년부터 특허이의신청 관련한 특허취소 결정 취소청구사건에 관한 판결이 등장하기 시작 하여, 이에 관해서는 ‘목차 III’에서 소개한다.

본 연구의 목적은 미국, 유럽에 출원된 기후기술관련 특허의 특성을 분석하고 지재권 소송경향을 파악하여 우수한 기후기술에 대한 지재권 제도가 원활하게 활용되도록 제언함에 있다. 기후변화관련 유효특허 중 기술 분류상에서는 감축기술이, 국가별로는 미국이 유럽보다 더 많은 비중을 차지하고 있었다. 기후변화 감축, 적응, 리스크 예측 등 기후기술영역별로 지재권의 보호를 통해 배타적인 권리를 부여하는 것은 발명의 진흥에는 도움이 되지만 기술공유에는 장애가 될 여지도 있다. 이에, 특허법상 특허권 이전 및 공유에 대한 제도를 활용하거나, 「기후변화적응법」(안),「환경기술 및 환경산업 지원법」,등의 제·개정을 통한 제도적인 보완책도 가능하다. 또한 기후변화 관련 소송에 있어 최근의 주요한 소송전략으로서 공공신탁이론을 활용한 사례와 헌법 및 인권주장의 사용한 사례를 분석하였다. 분석결과, 2015년을 기점으로 공공신탁이론과 헌법 및 인권주장이 기후변화 소송에 사용되고 그러한 주장이 법원에 의해 받아들여지면서 개별국가의 책임성이 보다 강조되고 있다. 이런 경향성에 따라 각국은 기후변화에 대처하는 다양한 정책을 개발할 필요성이 제기되고 있는데, 지적재산권과 관련하여서도 새로운 특허개발의 촉진ᆞ개발된 특허의 국가간 이전 등 다양한 정책방안이 마련될 토대가 형성되는 상황이다. 국가책임을 강조하는 현 소송경향을 반영하여, 특허매입 및 실시권 제도의 활용, 자유실시 제도, 강제실시권의 적용 폭을 넓힌다면 범지구적 기후변화 문제를 해결할 기후기술의 지재권을 보호하면서도 기술공유의 공익성도 증진시킬 것으로 판단된다.

본 연구는 특허무효심결취소 소송에 대한 정정심판 청구 시 정정 기회에 대한 고찰을 목적으로 한다. 등록된 특허에 대하여 어떤 이해관계인이 등록된 특허를 무효 시키기 위해 특허심판원에 특허무효심판을 청구하였는데 패소하였고, 이후 청구인은 심결취소 소송을 특허법원에 제기하면서 새로운 증거를 제출하였다. 이에 대응하여 특허권자는 특허심판원에 정정심판을 청구하였고, 특허법원에서는 청구인의 새로운 증거를 인용하여 심판원으로 취소환송 하였다. 이 경우 특허심판원에서는 특허권자의 정정심판을 특허무효심판에 우선하여 심리ᆞ판단하는 것이 바람직하나 정정심판을 기다리지 아니하고 특허권자에게 정정의 기회도 부여하지 아니하고 특허무효심판을 진행하고 있어 현행 특허법상 특허권자가 대응할 수 있는 정정 청구의 기회는 거의 없다. 위와 같이 특허권자에 대해 이러한 정정기회 미 부여에 따른 불공정한 입장을 해결하기 위하여 특허무효 심결에 대한 취소소송이 특허법원에 계속 중인 경우, 독립하여 특허권자가 정정심판을 특허심판원에 청구한 때에는 당해 특허무효심판 건을 다시 심판원에서 재심리하게 하는 것이 상당하다고 인정 되는 경우는 해당 심결을 심판관에게 취소 환송하기 위해 결정으로 심결을 취소하여야 할 것이다. 이후 취소결정이 확정되어 특허심판원에서 다시 심리개시를 한 경우 특허권자에게 정정청구의 기회를 의무적으로 제공하고 이에 따라 정정청구가 이루어진 경우에는 기존의 정정심판 청구는 취하된 것으로 보아야 할 것이다. 이렇게 법제도가 개선되면 특허권자나 심결취소 소송청구인에게도 시간과 노력을 절감할 수 있는 방안이기 때문에, 본 연구는 이러한 연구 내용을 바탕으로 우리 특허법의 개정의 필요성과 개정안을 제시 한다.

1990년 이래 미국에서의 특허침해소송 재판지는 인구도 얼마 되지 않는 텍사스동부지역의 연방지방법원에 집중되어 왔었다. 이러한 현상은 연방항소법원이 특허법으로부터 비롯되는 사건에 관한 특별재판적 규정에 회사에 관한 일반재판적 규정도 보충적으로 적용된다고 해석함으로써 원고가 사실상 미국 전역의 연방지방법원에 특허침해 소송을 제기하는 것이 가능하게 된 결과였다. 이러한 해석을 바탕으로 나타난 포럼쇼핑(forum shopping) 현상에 대하여 제동을 건 것이 바로 미국에서 뜨거운 논쟁의 대상이 되었던 TC Heartland 사건의 2017년 5월 연방대법원 판결이었다. 이 판결은 특허침해소송에 관한 특별재판적 규정에 회사에 관한 일반재판적규정이 보충적으로 적용될 수 없다고 판단하였는데, 이로 인하여 텍사스동부지방법원에 특허침해 사건이 몰리는 현상이 완화될 것으로 예상된다. 한편 우리나라에서는 2016년 민사소송법과 법원조직법의 개정으로 특허권에 관한 소송의 관할집중이 이루어졌고, 서울중앙지방법원에는 중복관할이 인정되었다. 비록 서울중앙지방법원으로의 사건이 집중되고 있는 것으로는 보이나, 우리나라의 경우 제반 사정에 비추어 볼 때 미국에서와 같은 포럼쇼핑의 문제는 심각하지 않은 것으로 보인다.

2016년 지적재산고등재판소가 선고하고 동 재판소의 웹 사이트에 게재되어 있는 특허 심결취소 소송에 관한 판결의 개요를 보고한다. 본 보고는 2010년부터 계속된 보고의 2016년판이고, 2010 년판은 파텐토 64권 3월호에, 2011년판은 파텐 토 65권 6월호에, 2012년판은 파텐토 66권 9월 호에, 2013년판은 파텐토 67권 7월호에, 2014 년판은 파텐토 68권 8월호에, 2015년판은 파텐 토 69권 8월호에 각각 게재되었다. 당사자계(무효심판)에 관한 것을 목차 Ⅰ에서 소개하고(이노우에 일본변호사 담당), 사정계(거절사정불복심판)에 관한 것을 목차 Ⅱ에서 소개 한다(고바야시 일본변호사 담당).

미국에서 특허침해의 금전적 손해배상을 청구하는 경우에는 소송당사자에게 민사소송절차 상의 배심재판(jury trial)을 받을 수 있는 권리가 주어진다. 통상적으로 배심원단의 평결이 특허권 자에게 유리하게 내려지고 있다는 점 등을 고려하여, 권리자는 승소의 가능성을 높이기 위해 배심 재판을 청구하는 사례가 상대적으로 더 높다. 그런데, 법관의 경우와 달리 배심은 기술 내지 법률 적 전문성을 담보할 수 없는 일반인으로 구성된다. 배심은 비록 일정한 증거법칙을 따라 사실문 제에 대한 판단을 내린다는 제한이 있기는 하지만, 배심의 평결사항에는 특허의 유효성에서 침해 및 침해의 고의성 등의 폭넓고 핵심적인 사항들이 포함되어 있다. 특허의 대상이 되는 기술이 다양해지고 고도화됨에 따라 이를 포섭하는 법률적 판단 역시 복 잡해지면서, 특허의 유효성을 확정하기 위한 요소들 역시 상당한 전문적 지식과 합리적인 판단을 요하고 있다. 특허청구항에 대한 이해, 선행기술과의 비교, 균등론의 해당여부, 침해 여부 판단, 침해의 고의성 판단, 손해배상액의 산정 등에 이르는 특허소송의 판단사항들이 배심원에게 주 어져 있다. 특허소송의 결과 특허의 유무효가 결정되고 침해가 확정되면, 이는 단순히 소송당사자들만 을 기속하는 것이 아니라, 특허법이 공공의 이익에 영향을 미치는 입법이라는 점에서 사회경 제적 파급력이 크다. 이러한 점에서 거대한 배상금이 결정되는 특허소송은 해당 권리를 둘러 싼 이해관계자뿐만 아니라, 일반인들의 관심사 이자 경제 부문에서의 연구대상이 되기도 한다. 특허제도가 과학기술뿐만 아니라 경제적인 발 전을 도모하고 있는 법률체계인 만큼 이 제도와 관련한 이해와 개선은 필요한 것으로 보인다. 우리의 법제에는 없는 제도임에도 특허분쟁의 수행과 결과에서 적지 않은 영향을 받고 있다는 점에서 지속적인 관측과 대응이 필요하다고 판 단된다.

애플이 삼성을 상대로 특허침해소송을 제기함 에 따라 다양한 특허법적 이슈와 논쟁이 발생하였 다. 특히 미국 연방순회항소법원은 애플이 삼성을 상대로 신청한 임시적 금지명령 및 영구적 금지명 령 사건에서 연관성(nexus) 요건을 제시하면서 금지명령의 판단 요건을 강화하였는데, 기능이 다 수 포함된 제품의 일부분이 특허를 침해한 경우 침해된 특허사항과 특허권자의 판매 감소 또는 시 장점유율 상실과의 연관성이 있어야 금지명령의 판단 기준인 ‘회복할 수 없는 손해’ 요건이 충족된 것으로 볼 수 있다는 것이다. 이러한 연관성 요건 은 특허침해 소송에서의 손해배상액 산정에 관한 원칙인 기여분 할당 법리와 전시장가치법칙과도 연결되는데, 위와 같이 기존의 금지명령에 관한 판단 기준을 강화시킨 미국 법원의 태도 변화는 디자인특허 침해소송에서의 손해배상액 산정에도 영향을 미쳤고, 결국 2016년 12월 6일 미국 연방 대법원은 애플과 삼성의 디자인특허 침해소송에 서 기존의 입장과는 다르게 특허법 제289조의 ‘제조물품’에 제품 구성요소도 포함된다고 보아 제품 전체의 이익만이 아닌 해당 구성요소의 이익 을 기준으로 손해액을 산정할 수 있는 가능성을 열었다. 이처럼 미국 법원은 현 산업구조의 변화 등을 고려하여 종래 특허권자를 강력하게 보호하 던 입장을 바꾸어 침해자에게 과도한 손해배상액 을 부담시키는 것을 제한하는 방향으로 나아가고 있다. 우리나라에서는 제품의 일부분만이 특허를 침해하는 경우 기여도 법리에 따라 전체 제품 중 특허를 침해한 부분의 기여도를 고려하여 손해배 상액을 산정하는 것이 일반적인데, 최근 나타난 미국 판례에 대한 비교법적 연구를 통하여 좀 더 합리적인 손해배상액 산정 기준을 확립할 필요가 있다.

특허소송의 항소심 관할 집중을 주요 골자로 한 민사소송법 및 법원조직법 개정안이 2016 년부터 시행된다. 이번 개정안은 지식재산권(특 허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권) 침해소송의 관할에 대하여 1심은 고등법원 소재지 지방법원(서울⋅광주⋅대전⋅대구⋅부산), 2심은 특허법원으로 집중하는 내용을 담고 있다. 그런데 특허침해소송에 대한 관할 집중을 1982 년부터 이미 이룬 바 있는 미국의 경우 CAFC의 운용에 대한 장⋅단점에 대한 논의 및 그 혁신안에 대한 연구가 상당히 축적되어 있고, 최근에는 CAFC의 권한을 축소하려는 대법원의 견제가 감지되는 상황이다. 유럽통합특허법원에 이어 아시아권의 통합특허법원의 설립가능성이 논의되는 현시점에서 우리나라 특허법원이 전문성과 국제적 위상을 강화하여 IP 허브코트로 도약하기 위해서는 전 자소송의 국제적 활용, 국제재판부 신설, 증거 조사의 실효성 강화, 진보성 심리 강화, 손해배 상의 적정화 등 제도적인 혁신이 선행되어야 할 것이다.

특허를 논함에 있어서 가장 중요한 것은 청구 항이라고 이야기할 수 있다. 명세서를 아무리 잘 작성하였다고 할지라도 청구항의 내용이 잘못 작 성되어 있으면 발명의 권리범위를 제대로 보장 받 기 힘들다. 따라서 청구항을 분명하고 명확하게 작성하는 것은 세밀한 작업과 노력이 필요한 사항 이다. 하지만 반대로 이를 악용하는 사례가 있어 서 문제가 되고 있다. 특히 특허 괴물들은 이런 모 호하고 불분명한 청구항이 있는 특허들을 의도적 으로 이용하여 특허 소송에 악용하고 있다. 특허 소송은 타 소송과 달리 오랜 시간 동안 특허 기술 을 분석하고 청구항의 내용을 이해하여야 하기 때 문에 명확하지 않은 청구항들은 더욱더 청구항 분 석에 어려움을 겪게 되어 있다. 장시간의 특허 소 송은 피 소송 당사자인 기업들에게는 과도한 부담 으로 다가오기 때문에 조기에 합의를 볼 수밖에 없다. 따라서 이런 폐해를 막고자 특허 청구항을 원래 특허법의 취지에 맞게 명확하고 분명하게 작 성할 것을 권고하고 있다. 하지만 청구항은 명세 서의 범위보다 좀 더 넓게 작성할 수 있기 때문에 어디까지 명확하고 분명하게 작성되어야 할 것인 지는 그 경계가 모호하다고 볼 수 있다. 특히 미국 에서 문제가 되는 것은 지방법원과 항소법원에서 청구항의 불명확성에 대해서 다른 잣대로 법을 적 용하여 판결이 뒤집어지는 경우가 빈번히 발생하 고 있다는 것이다. 또한 소송 당사자에게도 결과 를 예측할 수 없게 만들어서 불편함이 상당하였 다. 이에 대해 미국의 최근 판례인 Nautilus 판결 에서 대법원은 청구항을 어떻게 작성해야 할 것 인가에 대한 구체적인 가이드라인을 제시하고자 노력하였다. 향후 대법원의 판례가 하급심의 판 결에 어떻게 적용될지 살펴볼 수 있는 계기가 되 었으면 한다. 이 논문은 청구항의 불명확실성이 어떻게 소송권자에 이용되고 있는지 살펴보고 Nautilus 판결을 구체적으로 분석할 예정이다. 그리고 후반부에는 미국, 유럽, 한국의 특허청에 서 특허 불명확성에 대해서 어떤 가이드라인을 제시하는지 살펴보고 더 나아가서 한국에서는 청 구항의 불명확성에 대해서 어떤 법률 조항을 가 지고 구체적으로 판결을 내리고 있는지 해당 판 례와 함께 정리해 보았다.

표준필수특허를 둘러싼 FRAND 제약의 의미, 합리적 라이선스율, FRAND 제약 회피 시도에 대 한 적절한 판단 기준의 부재는 불필요한 분쟁을 야기할 수 있으며, 표준화에 기여한 연구개발에 대한 정당한 대가를 받는 것을 저해할 수 있다. 본 연구에서는 이러한 표준필수특허와 관련된 문제 들에 대한 해결방안 또는 판단기준을 제시하고자 하였다. FRAND 제약이 부가된 표준필수특허에 기반한 금지청구는 법률 규정상의 문제, 형평법 적용의 문 제, 정책상의 문제, 계약상의 문제 등이 복합적으로 제기될 수 있으나, 이러한 문제는 SDO와 회원사 간 의 규정을 명확히 함으로써 해결될 수 있을 것이다. 이를 위한 한 방법으로서 SDO가 FRAND 합의 시 추후 공정한 제3자에 의해 평가된 FRAND 라이선 스율을 잠재적 라이센시가 거부하는 경우에 한하 여 침해금지청구를 하겠다는 점을 명확히 요구한 다면, 이와 같은 절차를 거진 표준필수특허 보유자 의 금지청구 허용에 문제 없게 되고, 반대로 이와 같은 절차를 거치지 않고 금지청구를 구하는 특허 권자에 대해 라이센시는 계약 위반에 따른 책임을 구할 수 있을 것이다. FRAND 로열티율은 다양한 기준들의 장점을 결합시키고, 표준필수특허의 특수성을 고려하여 제안된 수정된 Georgia-Pacific 요소에 의해 산정 되는 것이 바람직할 것이다. 다만, 이러한 기준의 효율성을 높이기 위해서는 비교 대상이 되는 라이 선스 선례에 대한 정보 확보 노력과, 로열티 축적 등의 고려를 용이하게 하기 위해 SDO들이 표준필 수성에 대한 판단에 의해 제공되는 필수특허에 대 한 데이터 제공도 논의될 필요가 있다. 선언의무에 대한 SDO별 규정에는 차이가 있으 나, SDO가 표준 제정 시 대체 가능한 기술에 대한 고려 기회를 가지기 위해서는 최소한 기고기반 필 수특허에 대한 정보를 기고문 제출시 공개할 것을 의무화할 것을 제안한다. 선언의무는 FRAND 합의 를 유도하기 위한 수단성을 가지지만, 위와 같은 명 확하게 규정된 공개의무를 위반한 필수특허권자에 대한 제제 조치도 필요하다고 본다. 최근 NPE들의 부당한 FRAND 제약 회피 시도 􀓈KBK특허법률사무소파트너/변리사/미국변호사 를방지하기위해표준필수성에대한경계영역을 명확히 규정하는 것이 요구된다. 또한, 현재 규정 에 따른 경계 영역의 설정을 용이하게 우회할 수 있 기 때문에 이에 따른 규정을 제안하였다. 위에서 살펴본 바와 같이 표준 필수성, FRAND 합의의 의미, 선언의무 위반의 기준 등에 대한 명확 화는 표준화를 통한 시장을 활성화하는데 의의를 가진다.

최근 특허 등 지적재산권이 기업의 핵심 가치로 취급되고 한국기업들이 활발히 해외시장에 진출함 에 따라 한국기업에 대한 미국 특허분쟁도 증가하 고 있는 실정이다. 그런데 한국의 사법제도는 증거 의 수집 및 사용에 있어서 미국의 제도와 상당한 차 이를 가지고 있어, 한국기업이 미국의 사법제도에 적응하는 데 어려움을 겪고 있다. 본 논문에서는 증 거수집 및 사용에 있어서 한∙미 양국의 차이점, 디 스커버리 명령(discovery order)의 한국 내 이행, 한국 사법제도의 개선방향 등에 관해 다룰 예정이 고, 이를 통해 양국의 증거수집제도에 대한 이해의 폭을 확대해 보고자 한다. 구체적으로 본 논문에서 는 증거제출의무의 범위, 영업비밀의 보호, 봉쇄입 법(blocking statute), 1782 디스커버리(Section 1782 Discovery) 등 한국기업이 미국특허소송의 진행과정에서 경험할 수 있는 실무상 쟁점들에 대 해 다루었다.

미국 특허침해 소송에 있어서 손해배상액의 산정은 당해 특허권과 관련하여 확립된 실시료가 알려져 있다면 이 확립된 실시료에 따른 손해배상이 허용된다. 재판부는 확립된 실시료를 그대로 손해배상으로 인용하지 않고 이를 사안이 처한 상황에 따라 조정할 수 있는 재량권을 가진다. 만약 확립된 실시료가 알려져 있지 않다면 경상실시료를 산정하기 위해 실시료 기초(Royalty Base)와 실시요율 (Royalty Rate)을 산정한다. 실시료 기초를 산정하기 위해 총 시장가치 포함의 법리(EMVR : Entire Market Value Rule)의 적용을 검토한다. 만약 EMVR의 적용이 긍정되면 침해된 청구항에 기재된 발명을 구성하는 부품들이 실질적으로 수요를 야기하는 경우 전체 제품 혹은 관련 제품들의 매출이 함께 실시료 기초로 될 수 있다. EMVR의 적용이 배제되면 침해된 청구항에 기재된 구성요소들의 매출이 실시료의 기초로 된다. 이후에 실시요율을 결정한다. Uniloc 이전에는 일방적으로 25% 규칙이 적용되어 실시료 기초가 되는 판매 이익에 25%를 곱한 값이 손해배상액의 출발점이 되었다. 그러나 연방순회법원은 이 규칙을 폐기하였고 이제 원고는 해당 산업 분야에서 해당 특허권과 유사한 기술에 대해 어느 정도의 비율을 일반적인, 즉 조지아-퍼시픽 요소의 고려 이전에 통용되는 비율로 할 것인지를 제시해야 하고, 피고는 이를 반대 입증을 통해 논박함으로써 다투게 될 것이다. 이렇게 당해 분야에 일반적인 상황에 맞추어 산출된 경상실시료는 조지아-퍼시픽 요소(GP factor)에 대해 조정함으로써 당해 사안의 특수성이 반영된다.