키워드 광고에서 상표권 침해 또는 퍼블리시티 권 침해 여부와 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위에 해당하는지 여부가 문제된다. 그러나 키워드 광고 는 광고주가 설정한 키워드를 검색어로 입력하면, 해당 광고주가 지정한 홈페이지로 연결되는 링크 를 화면에 표시하는 역할만을 할 뿐이다. 따라서 키 워드 광고에 검색어로 타인의 상표를 지정한 행위 가 상표법상 상표적 사용에 해당된다고 보기는 어 렵고 부정경쟁방지법상 출처표시 기능이나 영업표 지 기능을 가진다고 보기도 어렵다. 또한 대부분의 인터넷 이용자들은 검색 결과에 자신이 찾고자 하 는 결과 이외의 결과도 함께 표시된다는 사실을 이 미 알고 있으므로, 타인의 상표를 키워드로 사용하 였다고 하여 영미에서 논의되는 최초관심혼동이론 에 따라 상표권 침해를 인정하거나 해당 상표에 대 한 희석화가 발생하였다고 보기도 어렵다. 키워드 광고는 광고주의 홈페이지를 연결시켜주는 다리 역할만을 할 뿐이어서 키워드 광고를 통 해 연결된 홈페이지에서 상표권 침해 또는 부정경 쟁방지법위반행위가 발생하였다고 하더라도, 키워 드 광고는 해당 행위를 위한 도구로 사용된 것에 불 과하다고 볼 수 있으므로 그 자체로 곧바로 상표권 침해나 부정경쟁방지법위반으로 인정되기는 어려 울 것이다. 퍼블리시티권은 아직 국내에서는 그 인정 여부 에 대한 논의조차 정리되지 아니하여 키워드 광고 가 퍼블리시티권 침해로 연결될 수 있는지에 대한 논의도 제한적인 측면이 있으나, 키워드 광고 자체 만으로 퍼블리시티권 침해로 곧바로 연결된다고 보기는 어려울 것으로 보인다. 또한 퍼블리시티권 자체의 인정여부가 논의되고 있는 현 시점에서는 키워드 광고를 퍼블리시티권의 측면에서 보기보 다, 민법상 불법행위책임이나 형사상 명예훼손 책 임 등의 관점에서 분석하는 것이 보다 적절할 것으 로 보인다. 키워드 광고에 타인의 상표를 무단으로 사용하 는 행위는 타인이 막대한 비용을 투자하여 쌓은 상 표 또는 표지가 가지는 신용이나 명성에 무임승차 하여 부당하게 이익을 얻는 측면이 있다는 점에서, 향후에는 키워드 광고가 가지는 권리 침해의 요소 등을 보다 면밀히 분석함으로써 키워드 광고에 관한 법률상 근거와 타인의 권리 침해에 대한 구제수 단 마련이 필요할 것이

상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 불사 용으로 인한 취소심판이 청구된 때에는 상표권자 가 그 취소심판청구일로부터 3년 이내에 등록상표 를 지정상품에 사용한 사실을 입증하여야 하는데, 불사용으로 인한 취소심판에 있어서 등록상표와 실사용상표 간의 동일성 판단이 쟁점이 된다. 판례 에서는 동일성이라는 개념을 도입하여 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함한다고 분 명히 밝히고 있다. 이러한 원칙에 입각하여, 등록상표가 결합상표 이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들 이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 두고 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고 는 할 수 없다고 한다. 따라서, 등록상표를 구성하 는 도형의 경우에는 그 식별력의 정도가 높고 낮음 에 크게 상관없이 이를 누락, 생략 또는 삭제하여 사용한 때에는 등록상표의 동일성 범위 내의 사용 으로 보기 어렵다는 것이 원칙이나, 등록상표를 구 성하는 문자의 경우에는 해당 문자가 식별력이 극 히 약한 정도에 그친다면 이를 누락, 생략 또는 삭 제하여 사용한 때에는 등록상표의 동일성 범주 내 의 사용으로 인정하고, 식별력이 상표등록을 허여 받을 수 있는 정도의 높은 경우라면 이를 누락, 생 략 또는 삭제하여 사용한 때에는 그러하지 아니하 다고 한다. 그런데, 등록상표를 구성하는 문자부분 간에 동 일한 칭호 또는 관념을 지니지만 이를 한글, 영문 자, 한문 또는 일본어 등 다양한 문자로 표기하여 병기한 등록상표를 어느 한 문자만으로 사용한 때 또는 이들 문자 중 하나의 문자만으로 구성된 등록 상표를 각기 다른 다양한 문자로 표기하여 사용한 때에, 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용이 아니라는 취지로 일관 되게 판시하여 왔으나, 최근 2013년 대법원 전원합 의체 판결을 통해 문자만으로 결합된 등록상표의 동일성 범위에 대한 판단 기준을 변경하였다. 그러 나, 영문자 외에 제2 외국문자로의 다양한 문자를 병기하거나 상호 변형하여 사용되는 경우에는 거 􀓈명지특허법률사무소변리사 래사회통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의 사용인지 등에 관하여 여전히 의문이 남는다. 등록상표와 실사용상표 간의 동일성에 관한 판단 기준은 대법원 판례를 통하여 오랫동안 정립되어 그 기준이 명확히 하고 있긴 하나, 한국상표법에도 외국의 입법례 특히 일본의 입법례와 마찬가지로 상표의 변형사용을 어느 정도 인정해주는 입법적 보완이 필요하다.

상표는 더 이상 특정 상품을 식별하는 표지에 머무르지않고, 독자적인경제적가치를가지고있다. 한편 상표법은 선사용주의가 아닌 선출원주의를 취하고 있어 해외의 상표가 아직 국내에 상표등록이 되어있지 않은 경우 또는 특정 분야에서 상당한 명성을 가지고 있는 상표가 다른 분야에 대해서는 상표등록이 되어있지 않은 경우에 그 상표와 아무런 관련이 없는 자가 상표등록을 한 다음 권리 주장을 하는 이른바 상표 사냥꾼의 문제가 등장하였다. 그 대응방안으로는 사전적인 대응으로서 상표법상의 부등록 사유를 들어 상표출원을 거절하는 방법, 사후적인 대응으로서 상표등록취소사유에 해당하는지 여부를 검토하는 방법이 있다. 한편 오늘날 브랜드의 가치 형성에 있어서 소비자들의 기여가 적지 않고, 프로슈머나 열성적인 소비자 커뮤니티에 의한 상표사용 사례도 종종 발견할 수 있음에도 소비자들에게 상표권이라는 권리의 소유와 행사에 있어서 어떠한 배려도 제공되지 않고 있다. 상표의 가치형성에 기여한 열성적인 소비자들에게 상표에 관한 법적인 권리를 부여하는 것은 권리의 주체가 특정되지 않아 법적 안정성의 견지에서 볼 때 허용될 수 없으나, 프로슈머나 열성적인 소비자 커뮤니티에 의한 상표사용이 반드시 상표권 침해행위가 되는 것은 아닌 것으로 보인다.

차(􃹍) 위원회 대 장 뤼크 뒤송 사건이란, 프랑스인 장 뤼크 뒤송이‘다르질링’이라는 문구와 찻주전자 그림이 조합된 상표를 등록해 도서, 잡지, 상담업 등에 사용하자, 인도 통상산업부 산하로 다르질링 지역에서 생산되는 차를 관리하는 인도 차위원회가 뒤송을 상대로 해당 상표의 취소와 손해배상 등을 구하며 파리지방법원에 소제기한 사건이다. 준거법이 무엇인지, 등록을 하지 않은 상태에서도 ‘다르질링’이 지리적 표시로서 보호되는지, 차위원회에게 원고적격이 있는지, 차와는 분야가 다른 도서, 상담업 등에 상표를 사용하는 것(사용관련성이 없는 이른바 교차 유형)도 지리적 표시 침해인지 등이 쟁점이 되었다. 이에 제1심 법원은 원고 패소 판결을 선고하였으나, 항소심 법원인 파리 항소법원은 항소를 인용하고 제1심 판결을 취소하는 원고 승소 판결(대상판결)을 선고하였다. 대상판결은 결과적으로는 지리적 표시의 침해를 인정했지만, 내용 면에서는 민법 등 일반 법리를 원용한 것이 특색이다. 침해 당시 이 사건 지리적 표시등록이 없었던 점, 침해 상표와 피침해 지리적 표시의 사용관련성이 부정되는 점을 고려한 것으로 본다. 한국법상으로는 지리적 표시 등록을 해야 비로소 지리적 표시권이 발생하므로, 국내 사안에도 비슷한 논리를 적용할 수 있을 것이다.

구글, 네이버 등의 검색 포털은 검색 목적의 키워드를 판매하거나 광고주가 검색을 위한 키워드를 등록할 수 있도록 하고 있다. 검색 포털에서 검색 목적으로 사용되는 키워드는 사용자가 정보를 용이하게 검색할 수 있도록 하며, 검색 결과 중에서 최상위 위치에 표시되는 정보는 일반적으로 사용자에게 가장 정확한 정보로 인식된다. 그 결과, 검색어로 사용되는 키워드는 상품이나 서비스의 식별 기능과, 출처표시 기능, 및 광고 선전의 기능을 하게 되며, 이는 상표법상의 상표적 기능에 해당한다고 할 수 있다. 따라서, 타인의 등록상표를 광고 목적의 키워드로 구매하거나 사용하는 행위는 상표적 사용에 해당하고, 사용자에게 상품이나 서비스에 대한 출처의 오인이나 혼동을 야기할 수 있으므로 원칙적으로 상표권 침해에 해당한다고 할 것이다. 또한, 검색 포털이 키워드를 판매하는 행위는 광고주의 상표권 침해를 교사하거나 방조하는 행위에 해당한다고 할 수 있다. 이와 같이, 타인의 등록상표를 키워드로 사용하는 광고주의 행위 및 검색 포털의 키워드 판매행위가 상표권 침해에 해당할 여지가 있는데, 현재 상표법에는 이에 대한 명확한 규정이나 판단 기준이 없는 실정이다. 이에 따라, 키워드 광고 행위에 대한 상표권 침해의 판단 기준 및 검색 포털의 책임 범위에 대한 하나의 기준을 제시함으로써, 광고주와 검색포털 및 상표권자 사이의 분쟁을 미연에 방지하고 합리적인 분쟁 해결 방안을 마련하고자 하는 바이다. 검색 포털의 경우는 등록상표를 키워드로 판매하는 행위를 지양하여야 할 것이고, 키워드가 등록상표에 해당한다는 사실을 알게 되는 경우에는 해당 키워드를 사용하지 않는 등의 조치를 취하는 것이 바람직하다. 특히, 검색 포털의 면책 범위에 대해서는 저작권법상의 온라인서비스 제공자의 책임규정을 유추하는 것도 가능할 것이다. 앞으로, 키워드를 사용하는 광고주 및 키워드 광고 기능을 제공하는 검색 포털의 실질적인 서비스 형태와 관련 당사자들의 입장을 반영하고, 상호간의 이해관계를 고려함으로써 이해 당사자간의 분쟁을 예방하고 합리적인 해결방안이 모색되기를 바라는 바이다.

일반적으로 은행은 식별력이 미약한 단어와 금융업의 한 종류인 은행업을 나타내는 표시를 결합한 표지가 많다. 그런데 우리은행 사건은 인칭대명사인 우리와 보통명사인 은행의 결합으로 일반인들이 자신들이 거래하는 은행을 지칭하기 위해서 사용할 수도 있는 용례를 서비스표로 사용할 수 있는가에 대한 사건으로 식별력에 대한 중요한 의의를 가지는 판결이다. 사용에 의한 식별력의 취득 및 공공의 질서반하는 상표 및 서비스표의 의미가 문제된 이 사건에서 대법원은 지정서비스업의 보통명사에 해당하여 식별력이 미약한 단어인 은행이 나란히 표기되어 이루어진 결합만으로는 식별력이 발생하지 않으며, 사용에 의해서도 식별력이 발생하지 않는다고 보았다. 그리고 우리와 은행을 분리하여, 우리라는 인칭대명사의 특성상 공공의 질서에 반하는 상표에 해당한다고 보았다. 이 기준에 의하면 현재 은행들이 앞서 보았던 것처럼, 대구은행과 부산은행과 같이 지명과 은행을 결합하고 있거나, 식별력이 떨어지는 보통명사와 은행의 결합인 경우가 상당수 있어 이러한 은행들의 경우 사용에 의한 식별력의 취득이 받아들여지지 않으면, 서비스표의 식별력이 없다고 해석될 가능성이 있다. 나아가 대법원의 판시에 의하면 은행들의 서비스표가 식별력을 취득되었다고 하더라도, 일반인들이 보편적이고 일반적으로 사용하는 단어를 결합하여 만든 은행의 서비스표의 경우에는 사회 공공의 이익의 침해에 해당하여 무효가 될 가능성이 있다는 이 사건을 통해서 알 수 있다. 다만 상표의 등록무효가 곧 그 상표의 사용금지나 상표로서의 법적 보호의 상실을 의미하지는 않는다. 상표의 미등록에 따라 등록된 상표로서 상표법상의 보호 수단의 적용을 받지 못하는 것이지, 타인의 사용이 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」에서 금지하는 부정경쟁행위에 해당하는 경우에는 해당 법에 의해서 보호를 받을 수 있으며,] 상호의 사용도 계속할 수 있으므로 이 판결의 의미는 제한적이다.

최근 전자상거래의 비중은 급격히 증가하고 있으며 이와 함께 전자상거래를 통한 위조품 판매 등 상표권침해행위도 크게 늘고 있다. 특히 전자상거래 유형 중 오픈마켓에서의 위조품 거래가 성행하고 있는데, 오픈마켓의 성질상 상표권자 등의 단속이 어렵고 실효성도 적기 때문에 권리자로서는 전자상거래를 중개하는 대형 통신판매중개자나 오픈마켓 운영자에 대하여 방조책임을 묻게 된다. 이러한 오픈마켓의 책임에 관하여 프랑스의 사례(TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, JUGEMENT PRONONCE LE 30 JUIN 2008, PREMIERE CHAMBRE B, RG 2006077799)는 오픈마켓을 중개사이트라고 하면서 그 책임을 인정한 반면, 미국의 사례(Tiffany Inc. v. eBay, Inc., 576 F. Supp. 2d 463)는 오픈마켓에 특정한 인식(specific knowledge)이 부족하다고 하여 책임을 부정하였다. 일본의 사례(東京地方裁判所平成22 年(2010) 8月31日判決言渡平成21年(ワ)第 33872 ) 역시 오픈마켓의 행위가 상표법상 침해에 해당하지 않는다면서 책임을 부정하였다. 우리나라에는 오픈마켓에「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」상 주의의무를 부여하면서 그 책임을 인정한 사례(서울중앙지방법원 2008. 8. 5.자 2008카합1901 결정)도 있고, 오픈마켓으로서는 개별 물품이 부정경쟁행위에 해당하는지 여부를 알 수 없다는 이유로 그 책임을 부정한 사례(서울중앙지방법원 2008. 11. 20. 선고 2006가합46488 판결)도 있으며, 운영자의 영업의 자유와 상표권자의 권리침해를 방지할 필요성을 비교형량하여 책임을 부정한 사례(서울중앙지방법원 2009. 9. 9.자 2009카합653 결정)도 있다. 오픈마켓이라는 이유로 오픈마켓 운영자의 책임이 당연히 부정되어서는 안 될 것이고, 결국 오픈마켓 운영자에게 오픈마켓에서 일어나는 개별거래를 관리할 권한 및 능력이 있는지 여부에 따라 그 책임 여부가 달라질 것이다. 이와 관련하여 법원이 저작권 침해에 있어 P2P 업체의 책임을 매우 높게 인정하고 있는 것에 비하여, 오픈마켓 운영자는 너무 쉽게 면책하여 주는 것은 아니냐는 비판도 제기된다. 오픈마켓 운영자가 판매자에 대하여 독점규제법상 불공정행위에 해당할 정도의 강력한 권한을 행사하고 있는 현실을 반영하여 책임 수준을 결정할 필요가 있을 것이다.

이 논문은 2008년 11월 5일 미국의 제9 연방순회항소법원에서 내려진 E.S.S. Entertainment 2000 Inc. v. Rock Star Videos, Inc. 사건에 대한 판결의 의미와 한국 게임법제도 및 게임 제작상의 시사점을 살펴본 것이다. 이 사건에서 제9 연방순회항소법원은 비디오게임의 배경이 되는 도시나 사용되는 아이템을 실제와 동일하거나 유사하게 구현하는 경우 상표권을 침해한 것이 아니라는 판결을 내렸다. 본 연구에서는 상기의 판결에서 채택된 법리를 바탕으로 게임 시나리 오를 제작할 때, 상표권의 침해 문제에 현명하게 대처할 수 있도록 게임 제작시에 고려해야 하는 요소들에 대하여 검 토하였다. 그리고 상기 판례에서 다룬 쟁점사항을 분석하고, 이를 바탕으로 하여 게임 제작시 발생할 수 있는 상표권 분쟁에 효과적으로 적용할 수 있는 바람직한 방안에 대하여 연구하였다.