본 연구는 팀발명의 정도에 있어서 상당한 차이를 보이면서 전자산업, 자동차산업에서 가장 많은 특허를 출원해온 삼성전자와 현대자동차 발명자들을 대상으로 네트워크 특성들이 발명 자들 간 혁신성과 차이를 가져오는지를 분석하였다. 네트워크 내에서 더 많은 발명자들과 연결 되어 있을수록 더 높은 혁신성과를 보였다. 기존 문헌들이 산업내 및 산업간, 그룹내 및 그룹외 파급효과를 조직 수준에서 다루었는데, 본 연구는 이러한 논의를 발명자 수준으로 확장하였다. 본 연구는 네트워크로부터의 파급효과풀을 새롭게 추가하여 네트워크 내외, 그룹 내외, 산업 내외의 3가지 차원에서 파급효과풀들을 구성한 후 각 파급효과풀들이 미치는 효과를 분석하였 으며 서로 간에 비교하였다. 발명자 수준에서 다양한 파급효과풀들이 혁신에 미치는 효과가 확인되었다. 본 연구의 결과는 발명자의 네트워크 특성들과 파급효과풀들이 발명자의 혁신 성과에 대한 예측에 활용될 수 있음을 시사한다.

현행 발명진흥법 제15조는 직무발명의 보상기 준으로 정당한 보상, 사용자 이익, 발명 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도 등 추상적 기준 만을 제시하고 있어 현재 민간 기업이 보상기준 작성 시 실질적으로 채택 가능한 법적 가이드라 인(Guideline)이 부재한 상황이다. 따라서 보상 규정이 부재하거나 미비하여 보상에 관한 다툼이 발생하면 소송 또는 산업재산권 분쟁조정위원회의 조정 절차 등을 통해 분쟁을 해결할 수밖에 없다. 이러한 상황에서 특허청과 발명진흥회는 발명 진흥법제11조에 따른 정부 지원시책으로서 구체 적인 보상유형과 보상액 산정 기준을 제시한 ‘직 무발명 보상규정 표준모델’을 작성하여 배포하고 있으며, 이는현행법상구체적인직무발명 보상기 준이 제시되고 있지 않아 보상유형과 보상액 산정기준에 대한 판단을 법원에 의존하고 있는 상 황에서, 민간기업이직무발명보상규정 작성⋅시 행 시 유용한 참고자료가 될 수 있다. 이는 또한 보상의 예측 가능성을 높이며, 법적 분쟁의 발생 을 사전 방지하는 역할을 할 수 있다. 다만, 표준모델은 오늘날 실시나 처분을 넘어 다양한 방식으로 활용되는 특허 활용 경향을 적 절히 반영하고 있지 못한 문제가 있다. 구체적으 로, 시험⋅인허가 절차로 인해 실시나 처분이 상 당 기간 유보되나 장래에 이익이 기대되는 제약 ⋅바이오 분야의 직무발명 또는 직접적인 실시나 처분을 수반하지 않는 방어 특허나 침해 소송으 로 사용자의 이익이 발생한 경우 등에 대해서는 현행 표준모델에 의할 때 정당한 보상이 이루어 지기 어렵다. 따라서 기업이 현행 표준모델에 따 라 보상규정을 작성 시행하는 경우 종업원의 연 구 의욕이 저하되고, 나아가 기업의 혁신 활동이 저해될 우려가 있다. 이에 본 연구에서는 실시 내지 처분이 상당 기 간 유보되는 특수한 성격의 제약⋅바이오 직무발 명, 직접 실시나 처분 없이 사용자 이익이 발생할 수 있는 방어 특허와 침해 소송 유형에 대한 직무 발명 보상규정이 표준모델에서 제시되어야 함을 주장하였다. 나아가독일의사적고용관계에서의 종업원 발명의 보상에 관한 지침 등에 비추어 ① 실적보상, ②실시내지처분유보보상및③침해 보상 등 보상의 유형과 유형별 보상액 산정 기준이 표준모델에 추가로 제시된 표준모델 개선안을 제안한다.

특허법 제42조는 발명가에게 기술 공개의 대가로 독점권을 부여하는 대신 통상의 기술자가 별다른 어려움 없이 명세서만으로 해당 발명을 재현할 수 있도록 명세서 기재 요건을 규정하고 있다. 명세서 기재 요건은 실시가능 요건, 뒷받침 요건, 명확성 요건으로 나눌 수 있는데, 공개된 명세서를 통해 대중은 혁신적인 기술을 향유할 수 있을 뿐 아니라 공개의 대가로 주어지는 독점 권의 범위를 가늠할 수 있기 때문에 발명의 특허 성과 관련하여 매우 중요하다. 한편, 원천(original) 물질의 발명에 많은 시간과 자본이 요구되는 상황에서 물질의 특성을 측정하고 조합하는 기술의 발전에 힘입어 성질 또는 특성에 의하여 물건을 특정하는 기재를 포함 하는, 소위 파라미터로 한정된 물질의 개발과 특허출원이 활발히 이루어지고 있다. 파라미터발명 의 특허성은 구조로 특정이 곤란한 물질 등을 물질의 물리적, 화학적, 생물학적 성질 등을 대변하는 기술적 변수를 통해 특정한 것에 있으므로, 파라미터 형식의 상관관계식이 발명의 구성요건으로 포함되어 있다고 하더라도 모두 파라미터발명으로 볼 것은 아니다. 파라미터가 공지된 발명과는 다른 과제를 해결하기 위한 유의미한 기술수단으로 평가될 수 있는지에 따라 파라미터발명과 그 밖의 수치한정발명이나 선택발명으로 구분하는 것이 바람직하다. 파라미터의 기술적 의미를 파악하는 것은 신규성이나 진보성 부정 여부를 판단할 때 뿐만 아니라 발명의 명세서 기재 요건 충족 여부를 판단할 때에도 선행되어야 할 것이다. 명세서 기재 요건 중 실시가능 요건은 심사 및 소송실무에서 많은 비중을 차지하고 있는데, 판례와 학설은 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준에 비추어 명세서 기재를 보고 쉽게 재현할 수 있는지를 기준으로 판단해야 한다고 본다. 대법원은 선택발명과 수치한정발명의 명세서 기재 요건에 대해 설시한 바 있으나, 파라미터발명을 직접 다룬 적은 없다. 파라미터발명은 창작자가 창작하거나 새로이 조합한 경우 통상의 기술자가 그 기술적 의미를 파악하기 쉽지 않기 때문에 실시가능 요건 충족 여부를 판단하기 위해 발명의 명세서에 기재된 개별 고려 요소들 즉, 파라미터의 정의, 파라미터의 측정방법, 조건, 기구, 실시례와 비교례, 수치한정이 포함된 경우 한정의 범위와 이유, 파라미터와 효과와의 상관관계 등을 두루 검토해야 할 것으로 보인다. 그러나, 파라미터발 명에서도 실시가능 요건은, 통상의 기술자가 명세서 기재를 통해 파라미터의 기술적 의미와 효과를 이해하고 이를 쉽게 재현할 수 있는지를 중심으로 판단하면 족하다. 파라미터를 이용하여 물질 등을 특정한 경우를 일반적인 화학구조로 특정한 경우와 비교하여 명세서 기재 요건을 엄격히 요구할 필연적인 이유는 없다. 또한, 개별 고려 요소들마다 상세한 기재를 요구할 경우 해당 발명이 가지는 객관적 기술의 가치에도 불구하고 절차적 요건 불비로 특허를 받지 못하는 경우를 방지할 필요도 있다. 어떤 파라미터가 공지된 발명과는 다른 과제를 해결하기 위한 유의미한 기술수단으로 평가될 수 있는 경우라면 해당 파라미터발명의 효과 및 파라미터와 효과와의 상관관계만 개시되어도 충분 하고, 선택발명이나 수치한정발명에서 논의되는 임계적 효과, 정량적 기재 내지 비교실험결과까지 기재할 필요도 없으며, 파라미터의 유도과정이나 작용기전의 개시도 고려할 것은 아니다. 정리하자면, 파라미터의 정의, 측정방법, 조건, 기구, 수치한정의 범위와 이유, 실시례와 비교례, 파라미터와 효과의 상관관계 등과 같은 개별 고려 요소들을 두루 참작하되, 각 개별 고려 요소들에 대한 기재가 다소 불명확하거나 부족하더라도 명세서에 기재된 각 개별 고려 요소들을 전체적으로 파악하여 통상의 기술자 입장에서 출원 당시의 기술 수준에 비추어 파라미터의 기술적 의미를 명확히 이해하고 발명을 재현할 수 있는지를 기준으로 실시가능 요건을 판단해야 한다.

특허발명의 일부 구성요소만을 실시하는 경우 에도 간접침해가 인정될 수 있다. 그런데 특허발 명의 일부 부품을 수출하여 완성품이 해외에서 조립되는 경우에도 간접침해가 성립할 수 있는지 문제된다. 미국은 Deepsouth Packing 사건 이후 법적 허점이 드러났다는 비판을 감안하여 미국 특허법 제271조(f)를 입법함으로써, 간접침해가 성립하도록 하였다. 반면, 독일 및 일본에서는 미 국과 같은 규정이 없으며, 이 두 나라 모두 부품 을 국내에서 생산하고 외국에서 완성되는 경우, 간접침해를 인정하지 않는다. 독일의 경우 독일 특허법 제10조에 특허발명의 실시 장소를 독일이 라고 규정하는 반면, 일본의 경우 법원의 해석에 따라 완성품의 실시 장소를 일본 국내라고 보았 다. 우리나라의 경우 대법원 2014다42110 판례 에 따라 완성품의 생산 장소를 국내로 보았다. 따 라서 국내에서 생산되는 수출용 부품에 대해 간 접침해로 규제할 수 없게 되었다. 이러한 판례는 현행 우리 특허법 규정, 그리고 독일 및 일본과 같은 다른 나라의 제도를 고려할 때 타당한 결론 이라고 보인다. 다만 특허권을 손쉽게 회피하는 문제를 방지하면서도, 특허권의 과도한 확장은 방 지하도록 적절한 균형점을 찾는 것이 중요하다. 이러한 관점에서 특허법 개정이 필요해 보인다

우리나라는 의약발명의 진보성을 판단할 때 구성의 곤란성, 작용효과의 현저성, 목적의 특이성 중 1) 구성의 곤란성과 2) 효과의 현저성이 진보성 인정의 핵심 판단 기준이 된다. 효과의 현저성은 효과에 대한 구체적인 기술적 의의나 입증 데이터가 있어야만 하고, 그러한 결과가 선행기술에 비교하여 당업자가 예측할 수 없는 특유의 효과나 현저한 차이를 보여주어야 한다. 미국의 진보성 기준은 우리나라와 일맥상통하는 부분이 많으나, 의약발명의 진보성 판단에서 당업자가 1) 선행문헌을 합치거나 변경할 동기가 있는지 및 2) 선행문헌에 비추어 성공적으로 특허발명에 도달할 합리적인 기대를 가질 수 있는지를 큰 축으로 삼고 있다. 선행문헌을 합치거나 변경할 동기와 관련하여, 미국은 의약물질특허에 대해서 선도 화합물 분석을 적용하여, 선행문헌을 합치거나 변경할 동기를 찾을 때 상당히 엄격한 기준을 부여한다. 이는 특허의 자명성을 증명하기 어렵게 만들어 특허권자가 특허를 방어하기 용이하게 한다. 또한, 성공에 대한 합리적인 기대를 판단할 때는 전임상 또는 임상 데이터의 존재를 강조하는 것으로 사료된다. 우리나라 법원은 선행문헌에서 특허발명에 이르는 암시⋅동기를 찾을 때 유연한 접근을 취하는 것으로 고려된다. 대법원은 2016후502 판결에서 이매티닙(글리벡)을 위장관 기질 종양에 사용하는 의약용도특허가 선행문헌에 의해서 쉽게 예측된다는 이유로 진보성을 부정하였다. 대법원은 미국의 선도 화합물 분석과 같은 엄격한 진보성 기준을 적용하지 않았고, 하급심에서 언급된 성공에 대한 합리적인 기대 기준을 적용하는 것에 대해 유보적인 입장을 취하면서, 기존의 진보성 판단 기준에서 벗어나지 않는 모습을 보여주었다. 또한, 대법원은 자명성을 증명할 때 임상 데이터가 반드시 필요한 것은 아니라고 선을 그었다. 그 결과 자명성 증명이 용이해져 오리지널 제약사가 개량특허를 허여받기 어려워졌고, 이에 근거한 에버그리닝 전략 또한 제동을 건 것으로 이해 된다. 기존의 진보성 기준을 유지함으로써 사소한 개량발명에 대한 특허가 남발되지 않도록 하고, 제약사에게 혁신신약 개발을 하도록 동기부여를 제공한 것으로 사료된다. 우리나라 진보성 법리의 기본 취지는 당업자가 선행발명을 근거로 용이하게 도달할 수 있는 발명은 특허를 허여하지 않는 것인 만큼, 구성의 곤란성 및 효과의 현저성에 초점을 맞추되 임상시험 결과까지는 요구하지 않는 것이 법적 안정성이나 정책적 측면에서나 바람직 한 방향이라고 생각된다.

인공지능이란 기계가 인간과 동일하게 사고하기 위한 기술을 말하며, 과거부터 인공지능 기술에 대한 개념은 존재하였지만 2010년 이후 빅데이터 관련 기술, 클라우드 컴퓨팅 관련기술, 네트 워크 관련기술의 급진적이고 비약적인 발전 때문에 최근에 4차 산업혁명의 핵심이 되었고 앞으로는 엄청난 영향력을 가지게 될 기술이다. 인공지능 관련 발명의 특허법적 문제를 살펴보기 위해 우선 IP5 각국에서의 소프트웨어 발명에 대한 특허 적격성 판단을 각국 규정과 사례를 통해 간단하게 검토한다. 이후에, 인공지능 관련 발명의 특수성을 추가로 살펴본 후, 이를 고려한 특허법상 유의사항으로서 특허 적격성 판단 등 특 허권 인정을 위한 제반 이슈, 인공지능 관련 발명의 하위 요소들의 특허로의 보호가능성, 인공지능 관련 발명의 특허권의 권리행사의 실효성 문제들을 간단하게 고찰해 본다. 뒤이어, 비중을 가장 높게 두고 살펴보고 싶었 던 IP5 각국의 인공지능관련 심사기준 개정 동향을 구체적으로 살펴본다. 미국의 동향으로는 2019년 초에 수정된 특허적격성 가이드라인을, 유럽의 동향으로는 2018년 11월 개정된 심사 가 이드라인에 추가된 인공지능 기술 관련 정의 내용을, 중국의 동향으로는 2017년 개정 심사지침의 컴퓨터 프로그램에 대한 특허적격성 확대 내용을, 일본의 동향으로는 2018년 개정된 SW발명 심사기준과 2018/2019년 추가된 심사핸드북 개정내용을, 우리나라의 동향으로는 4차 산업혁명 관련 신특허분류체계 수립과 2018년 개정된 심사기준의 내용을 살펴보았다.

직무발명이 산업 전반에 미치는 중대한 영향에 비추어, 직무발명이 신규성과 진보성이 인정되는 유효한 특허발명인 경우에 그 발명자인 종업원에게 정당한 보상금을 지급하여야 하는 것은 지극히 당연하다. 그러나 그 직무발명이 신규성 또는 진보성이 인정되지 아니하여 특허무효사유를 내포하고 있는 경우에까지 종업원에게 보상금을 지급하여야 하는지에 관해서는 논의의 여지가 있다. 하급심 판결은 일관된 태도를 취하지 못하였고, 쟁점을 접근하는 방법도 일관되지 못하였다. 이에 대하여 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014 다220347 판결은 직무발명에 특허무효사유가 존재한다고 하더라도 경쟁관계에 있는 제3자가 그 특허무효사유를 용이하게 알 수 있다는 등 특별한 사정이 없는 이상 그 직무발명에 의한 독점 적 이익이 존재하지 않는다고 볼 수 없다는 태도를 분명히 밝혔다. 이 논문은, 위 쟁점에 대한 국내외 학계의 논의를 간략히 살펴보고, 대상판결이 선고되기 전까지 하급심 판결의 동향이 어떠하였는지 정리하였다. 그리고 대상판결의 사안을 상세히 살펴본 다음, 보상금 청구권의 취지 및 목적, 사실상의 독점적 이익 존부, 입증책임의 분배, 특허무효사유에 대한 판단의 어려움, 금반언의 원칙 등의 관점에서 대상판결의 타당성을 검토하였다. 한편, 대상판결은 ‘경쟁관계에 있는 제3자’나 ‘용이하게 알 수 있을 것’ 등의 요건에 대한 구체적인 의미나 판단기준을 제시하지는 않았기에, 현재로서는 위에 언급한 검토사항들을 종합적으로 고려하여 사안별로 적절하게 해결할 수밖에 없다.

이 논문의 목적은 미국 특허제도의 변천과정을 토대로 미국 특허법상 유전자 발명의 개념이 구체화된 과정을 살펴보고, 이를 토대로 한국 특허법상 유전자 발명의 개념을 분석하고자 하는 것이다. 특히, 본 연구에서는 유전자를 이용한 분리된 DNA 단편과 cDNA 단편이 특허법상 발명으로 보호받을 수 있는지에 초점을 맞출 것이다. 2013년 Myriad 판결이 내려진 뒤 미국 특허제도에는 큰 변화가 발생하여 분리된 DNA 단편 자체는 더 이상 특허법상 발명으로 인정받지 못하고, 염기서열이 하나라도 다른 합성 DNA는 특허법상 발명으로 인정받게 되었다. 그러나 미국 특허법제하의 막대한 영향력에 놓여있는 한국 특허제도 하에서도 유전자 발명에 대한 개념은 Myriad 판결 이후에도 이전과 동일하게 유지되고 있다. 즉, 한국에서는 여전히 분리된 DNA 단편에 대해서도 특허적격이 인정된다. 선행연구들을 검토한 결과, 이러한 심사기준을 변경해야 한다는 의견도 존재하였으나 생명공학산업에 있어서 한국이 후발주자라는 점과, 한국은 특허권자의 권리를 이미 여러 가지 제도적 장치로 적절하게 제한하고 있다는 점 등에 근거하여 미국처럼 심사기준을 바꾸는 것은 시기상조라는 결론에 이르렀다. 다만, 향후 생명공학이 지속적으로 발전하여 미국 외의 유럽, 일본 등 다른 국가들의 심사기준까지 변하는 시점이 오면 장기적으로는 분리된 DNA 단편은 특허법상 발명으로 인정하지 않는 변화의 필요성이 인정된다.